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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0539-2003/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 138030-2001

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SOLICITANTE : MANUEL PABLO PANIZO SOLER

OPOSITORAS : THE COCA-COLA COMPANYINDUSTRIAS AÑAÑOS S.A.

Distintividad del signo solicitado – Prohibición de registro de símbolos deEstado en la legislación vigente – Registro de nombre geográfico como marca –Notoriedad de una marca que fluye del mercado – Riesgo de confusión entresignos que distinguen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:Inexistencia – Mala fe

Lima, nueve de junio de dos mil tres

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de noviembre del 2001, Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) solicitó elregistro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por ladenominación PERU COLA escrita en letras características en la parte central de unrectángulo sobre un fondo con la trama de figuras de un colibrí estilizado; en la parteinferior izquierda un círculo con la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM y debajode todo una franja con la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! todo en los coloresblanco, rojo, amarillo y negro; conforme al modelo, para distinguir aguas de mesa,aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas, de laclase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 2 de mayo del 2002, The Coca-Cola Company (Estados Unidos deAmérica) formuló oposición manifestando lo siguiente:(i) Su empresa se dedica a la fabricación y comercialización de bebidas no

alcohólicas y productos similares a nivel internacional, habiendo desarrolladosu estrategia comercial, a fin de posicionar en el mercado diferentes marcas,entre ellas COCA-COLA, invirtiendo dinero y tiempo para ello, con la finalidad




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de ofrecer la calidad idónea del producto a los consumidores, así comodifundir entre ellos los productos distinguidos con marcas de su propiedad.

(ii) Como consecuencia de los grandes esfuerzos desplegados con la marcaCOCA-COLA, se ha posicionado en muchos países del mundo como laprimera alternativa en lo que a “colas negras” se refiere. Asimismo, debido ala extensa difusión de la misma en el mercado, COCA-COLA goza de laprotección especial que se les otorga a las marcas notorias.

(iii) La marca COCA-COLA se encuentra debidamente registrada en diversasclases de la Nomenclatura Oficial, incluyendo la clase 32, entre las cuales seencuentran las siguientes:

Signo Certificado Signo Certificado

N° 802 N° 1285

N° 2166 N° 2754

(iv) La notoriedad de la marca COCA-COLA no necesita ser acreditada, como esel caso de otras marcas que recién se vienen posicionando en el mercado yque no son ampliamente conocidas por los consumidores, ya que lanotoriedad de la marca COCA-COLA fluye del mismo mercado, debido a suamplio conocimiento, la extensa difusión de la marca a través de publicidad ypromociones, y a su antigüedad y uso constante.

(v) La protección especial que se le otorga al signo COCA-COLA se haceextensiva a las distintas formas en que el mismo se presenta en el mercado,como es el caso de las etiquetas de los productos que llevan los colorescaracterísticos de la marca (fondo rojo con letras blancas características ylínea horizontal amarilla en las presentaciones que a la fecha secomercializan en el mercado).

(vi) Al ser titular de las marcas antes señaladas tiene la facultad de oponerse aque cualquier tercero pretenda utilizar una denominación o diseño igual osimilar a las mismas, Así, en el presente caso, se pretende registrar unaetiqueta muy similar a las registradas y utilizadas en el mercado por COCA-




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COLA, por lo que se están vulnerando los derechos de propiedad industrial desu empresa, resultando incuestionable que con el registro de la marca PERUCOLA y etiqueta se produce un aprovechamiento injusto e ilegal de suprestigio a favor de los intereses del solicitante.

(vii) El registro y uso de un signo muy similar al de una marca previamenteregistrada – más aún en el caso de una marca notoria – trae consigo riesgode confusión en el mercado (debido a que la etiqueta que se pretenderegistrar acarrea que los consumidores puedan pensar que por la similitud enla forma de presentar los productos, están adquiriendo COCA-COLA o que setrata de un producto cuyo origen empresarial es el mismo que el de COCA-COLA); aprovechamiento injusto derivado de la notoriedad de la marca(debido a que los consumidores optarían por comprar PERU COLA,asumiendo que debería tener la misma calidad que sus productos, debido a labuena reputación de su empresa en el mercado) y la dilución de la fuerzadistintiva o del valor comercial o publicitario del signo notoriamente conocido(debido a que los colores y formas características de sus etiquetas – fondorojo, letras blancas características y en algunas presentaciones una líneahorizontal amarilla en la parte superior – serían comunes en la clase 32, locual sería contradictorio con la protección otorgada a sus registros).

(viii) El signo solicitado presenta el mismo fondo rojo en su etiqueta, así como lasletras blancas características en la parte central de la etiqueta que presentansus marcas registradas bajo certificados N° 2754 y 1285. Asimismo, “laetiqueta que está siendo utilizada por la denunciada” (sic) presenta lasmismas características mencionadas, respecto de la etiqueta con la queactualmente COCA-COLA distingue sus presentaciones, además depresentar en la parte superior una línea amarilla. En tal sentido, de una visiónintegral de los signos, se advierte que el signo solicitado conlleva a confusióna los consumidores, ya que el consumidor medio podría percibir que PERUCOLA es una segunda marca de COCA-COLA, más aun si ambos signosdistinguen los mismos productos (kolas negras) y que se comercializan en losmismos lugares.

(ix) El registro de marcas similares a las suyas por parte del solicitante para lacomercialización del producto PERU COLA, además de infringir los derechosexclusivos que tiene sobre sus marcas, afecta también el poder distintivo desus marcas, constituyendo una amenaza de dilución de las mismas.

(x) El solicitante está actuando de mala fe al pretender registrar el signosolicitado que es muy similar a su marca.

Con fecha 18 de junio del 2002, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el traslado de laoposición formulada por The Coca-Cola Company manifestando lo siguiente:(i) Aún si se reconociera la notoriedad de la marca COCA-COLA (denominativa)

sin presentación de pruebas, dicha notoriedad alcanzaría únicamente a la




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denominación y no a las múltiples y diversas etiquetas que registre y/o utilicela opositora, ya que el análisis comparativo de los signos debe centrarse enlas marcas tal como fueron registradas por la opositora.

(ii) Existen registros de marca de The Coca-Cola Company (certificados N°62217 y 2756) que si bien incluyen en su conformación la denominaciónCOCA-COLA, contienen un fondo blanco, por lo que no han sidomencionados al no contener un fondo rojo. Ello determina que el fundamentode la oposición radique en el hecho que la etiqueta solicitada contiene unfondo rojo. Sin embargo, el fondo rojo de una etiqueta no es distintivo niexclusivo de determinada empresa ya que existen registradas las marcasBIMBO COLA (certificado N° 61802), CIENEGUILLA (certificado N° 69550),KOLA REAL (certificado N° 50873), ZOOMP COLA (certificado N° 54845) yPLUS COLA (certificado N° 76676).

(iii) El único elemento que tiene en común el signo solicitado con las etiquetasregistradas es el fondo rojo, siendo los elementos principales del signosolicitado y los que establecen una clara diferencia con las etiquetas de laopositora la denominación PERU COLA, la figura de colibrí de color amarillocolocada como acento en la letra U de PERU, las figuras de colibrí dispersasen el fondo de la etiqueta, la franja amarilla en la parte superior, la franjanegra inferior conteniendo la frase LO MEJOR DE NOSOTROS y el sellolateral indicativo del origen empresarial del producto con la denominación UNPRODUCTO DEL GRUPO JPM.

(iv) El consumidor difícilmente podría asociar la marca PERU COLA como unasegunda marca de COCA-COLA, debido a que la propia etiqueta de PERUCOLA indica que se trata de un producto del Grupo JPM y la publicidad hasido comparativa, con lo cual el público claramente identifica que se trata deun producto competidor, además del hecho que el público consumidor poneun grado de atención mayor al momento de adquirir gaseosas, ya que tieneclaramente identificada la marca de su preferencia y prestará mayor atenciónal momento de buscarla y comprarla.

(v) La distintividad de las marcas de la opositora está dada por la denominaciónCOCA-COLA y elementos como la cinta dinámica, las líneas plomas paralelassobre el fondo rojo, la figura de botella, etc. – ninguno de los cuales seencuentra presente en el signo solicitado – por lo que los registros de laopositora presentan algunos elementos originales, pero también algunoselementos de uso común (el fondo rojo y letras de color blanco) que no tienencarácter especialmente fantasioso.

Con fecha 8 de mayo del 2002, Industrias Añaños S.A. (Perú) formuló oposiciónmanifestando lo siguiente:




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(i) Su empresa es titular de la marca de producto PLUS COLA y logotipo,registrada en la clase 32 (certificado N° 76676).

(ii) El signo solicitado constituye una imitación de su marca registrada PLUSCOLA, debido a que presentan mayores semejanzas que diferencias,compartiendo la misma disposición de los elementos denominativos y losmismos colores característicos.

(iii) El signo solicitado es irregistrable debido a que está constituido básicamentepor elementos denominativos cuya protección no es factible, ya que lasdenominaciones PERU, COLA y LO MEJOR DE NOSOTROS se encuentranincursas en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 135 incisosg) y l) de la Decisión 486, siendo el único componente válidamentecomparable el conjunto de colores del signo solicitado, el cual es claramentesemejante a su marca de producto PLUS COLA y logotipo.

Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Con fecha 18 de junio del 2002, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el traslado de laoposición formulada por Industrias Añaños S.A. manifestando lo siguiente:(i) El signo solicitado está conformado por una etiqueta conformada por una

serie de elementos, tanto denominativos (PERU COLA LO MEJOR DENOSOTROS UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM) como gráficos que debenser vistos en conjunto y que son suficientemente distintivos.

(ii) La marca denominativa PERU COLA (debió decir PERU KOLA) estuvoregistrada a favor de Sabores Perú, bajo certificado N° 44461 – conanterioridad al registro de la marca PLUS COLA y etiqueta – por lo que conanterioridad han coexistido en el registro. Asimismo, al haber solicitado yobtenido la cancelación por falta de uso de dicha marca obtuvo el derechopreferente a registrarla. Es más, mediante expediente N° 125848-2001 solicitóel registro de la denominación PERU KOLA y fue durante el trámite de dichosigno que se otorgó el registro de la marca PLUS COLA y etiqueta, por lo queno se encontraron semejanzas entre dichos signos.

(iii) Resulta evidente la diferencia conceptual entre PERU y PLUS, así como lasdiferencias fonéticas y gráficas. Asimismo, en cuanto a los colores de lasetiquetas en cuestión, la opositora no tiene exclusividad sobre la combinaciónde colores que es usual para las etiquetas de las “colas negras”, siendoevidente que el fundamento de la oposición radica en el hecho que el signosolicitado contiene un fondo rojo. Sin embargo, existen registradas diversasmarcas con fondo rojo, tales como: BIMBO COLA, CIENEGUILLA, KOLAREAL, ZOOMP COLA, PLUS COLA y COCA-COLA, lo que demuestra que elfondo rojo en una etiqueta no es distintivo ni exclusivo de determinadaempresa.




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(iv) La oposición formulada constituye un intento de perjudicar y frenar a lacompetencia.

Mediante Resolución N° 13817-2002/OSD-INDECOPI de fecha 4 de diciembre del2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladaspor The Coca-Cola Company e Industrias Añaños S.A. y otorgó el registro del signosolicitado (sin reivindicar la denominación PERU COLA). Consideró lo siguiente:(i) Respecto a la oposición formulada por The Coca-Cola Company:

a) En cuanto a la notoriedad de la marca COCA-COLA:− La marca COCA COLA (referida a bebidas gaseosas de la clase 32 de

la Nomenclatura Oficial) es una de las que tiene mayor presencia en elmercado nacional, siendo líder en dicho rubro, no sólo a nivel nacionalsino internacional, gozando de un nivel importante de reconocimientoen el mercado de los productos que distingue, extendiéndose el mismoa lo largo del territorio nacional.

− La marca COCA COLA (denominativa) ha logrado posicionarse en lamente de los consumidores como una de las marcas con mayorpresencia en el mercado de productos de la clase 32 de laNomenclatura Oficial, siendo prácticamente conocida por lageneralidad de consumidores; debiendo precisarse que el hecho quedistintas marcas mixtas incluyan la denominación COCA COLA noconlleva a que los elementos gráficos de estas ostenten también lacalidad de notoriamente conocidos.

− No obstante lo anterior, el signo solicitado PERU COLA y etiqueta noresulta ser ni la reproducción, imitación, traducción, transliteración otranscripción total o parcial de la marca en cuestión.

En tal sentido, no resulta de aplicación la prohibición de registroestablecida en el inciso h) del artículo 136 de la Dcisión 486.

b) En cuanto al riesgo de confusión entre los signos:− Los signos en cuestión están destinados a distinguir, entre otros

productos, bebidas gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.− El signo solicitado PERU COLA UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM LO

MEJOR DE NOSOTROS! y logotipo y las marcas registradas ALWAYSCOCA-COLA y logotipo y SIEMPRE COCA-COLA y logotipo resultandiferentes, debido a que las únicas semejanzas que presentan lossignos radican en la palabra COLA (que es irreivindicable), así como enlos colores blanco y rojo (este último utilizado como fondo), lo cual esfrecuente en signos de la clase 32, por lo que sus demás elementosdenominativos son los que permiten diferenciarlos fonéticamente,siendo de destacar en el aspecto visual las diversas figuras de ave ylas franjas amarilla y roja que presenta el signo solicitado; mientras que




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las marcas registradas presentan la figura de una botella y lasdenominaciones ALWAYS y SIEMPRE. Asimismo, mientras que lasmarcas registradas tienen una forma de presentación circular, el signosolicitado es rectangular.

− El signo solicitado PERU COLA UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM LOMEJOR DE NOSOTROS! y logotipo y las marcas COCA-COLA COKEy etiqueta y COKE COCA-COLA y etiqueta son distintos, ya que si biencoinciden en la denominación COLA, así como en los colores blanco yrojo (este último como fondo) que resultan elementos irreivindicables,los signos difieren en su extensión, número de términos, sílabas,fonemas y letras, todo lo cual incide en su pronunciación, a lo que seagrega sus distintos elementos gráficos, las figuras de ave y las franjasamarilla y roja que presenta el signo solicitado, así como la cintaondulante y las líneas asimétricas que forman parte de las marcasregistradas.

En tal sentido, no obstante que los signos distinguen los mismosproductos, su concurrencia en el mercado no inducirá a error al públicoconsumidor, por lo que su coexistencia no afectará el interés del mismo.

(ii) Respecto a la oposición de Industrias Añaños S.A.:a) En cuanto a la naturaleza del signo solicitado:

− Si bien el signo solicitado está conformado por la denominación PERU(que constituye la denominación del Estado Peruano) y COLA (quehace referencia a una bebida refrescante) que resultandenominaciones irreivindicables y por lo tanto carentes de distintividad,también está conformado por la frase UN PRODUCTO DEL GRUPOJPM LO MEJOR DE NOSOTROS! y la conjunción de colores rojo,blanco, negro y amarillo, así como diversos elementos figurativos(destacando la figura de aves estilizadas), los cuales dotan al mismo dela distintividad requerida a fin de acceder a registro.

− En tal sentido, no constituye la denominación común o usual dealgunos de los productos que pretende distinguir, por lo que no seencuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 incisog) de la Decisión 486.

− Asimismo, si bien el signo solicitado contiene una indicación geográficaque coincide con la denominación del Estado Peruano, la presencia dediversos elementos denominativos y figurativos, determina que no seasusceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto alproducto al cual se pretende aplicar, por lo que no se encuentra incursoen la prohibición establecida en el artículo 135 inciso l) de la Decisión486.

b) En cuanto al riesgo de confusión entre los signos:




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− Los signos en cuestión están destinados a distinguir, entre otrosproductos, bebidas gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

− El signo solicitado PERU COLA UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM LOMEJOR DE NOSOTROS! y logotipo y la marca PLUS COLA y logotiposon distintos, debido a que tienen en común elementos de escasopoder distintivo (la palabra COLA, el fondo de color rojo, así como lapoca relevancia del color blanco en los signos), por lo que resultaindudable que son los demás elementos que presentan los quecontribuyen a su eficaz diferenciación.

En tal sentido, no obstante que los signos distinguen los mismosproductos, su concurrencia en el mercado no inducirá a error al públicoconsumidor, por lo que su coexistencia no afectará el interés del mismo.

Con fecha 24 de enero del 2003, The Coca-Cola Company interpuso recurso deapelación manifestando lo siguiente:(i) No sólo la marca COCA-COLA goza de notoriedad sino también los

elementos figurativos que acompañan a dicha marca, toda vez que es condichos elementos con los que la marca COCA-COLA ha logrado unposicionamiento en el mercado, ya que siempre se ha utilizado en el mercadocon elementos gráficos (letras características), por lo que el posicionamientode la marca se ha logrado también por el carácter distintivo de los elementosgráficos que acompañan a la denominación, gozando dichos elementosgráficos de los mismos privilegios que la denominación en sí, puesto que lanotoriedad de la marca se reconoce tal como el signo es conocido en elmercado nacional e internacional.

(ii) El signo solicitado PERU COLA y etiqueta es una imitación parcial de sumarca notoriamente conocida COCA-COLA, ya que la denominación COLAen el signo solicitado claramente copia e imita parcialmente los elementosgráficos de su marca, así como la disposición y estilo de las letras(principalmente la letra C de COCA) utilizándose en la denominación COLA, alo cual se añade la imitación de otros elementos, como el color de lasetiquetas, la distribución de los elementos en general y que ambas sonbebidas de color negro, siendo inevitable el riesgo de confusión al que estaráexpuesto el público consumidor.

(iii) El solicitante y las empresas vinculadas están aprovechándose injustamentedel prestigio que goza la marca COCA-COLA en el mercado, toda vez que losconsumidores al creer que PERU COLA es un producto de The Coca-ColaCompany esperarán un producto con la alta calidad y prestigio que tienen losproductos de su empresa. Asimismo, al permitirse el registro del signosolicitado, existe el riesgo que el fuerte carácter distintivo de la marca COCA-




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COLA (incluyendo sus elementos gráficos) se diluya en el mercado comoconsecuencia de permitir que terceros imiten su afamada marca.

(iv) De una simple comparación entre el signo solicitado y dos de las marcasregistradas a su favor (certificados N° 2754 y 1285) se puede apreciar queambos están conformados por una etiqueta de fondo rojo y por letras blancascaracterísticas en la parte central de la etiqueta, además del hecho que laletra C de PERU COLA es una imitación parcial de su marca notoriamenteconocida COCA-COLA.

(v) Debe tenerse en cuenta las pruebas obrantes en el expediente N° 151080-2002, a fin de corroborar las similitudes entre las etiquetas que actualmentese usan en el mercado por su empresa y por el solicitante.

(vi) En el supuesto que el solicitante y las empresas vinculadas obtengan elregistro de PERU COLA y etiqueta y se continúe distribuyendo ycomercializando el producto PERU COLA en una presentación muy similar ala de su empresa, existiría un significativo riesgo de dilución de su marca,toda vez que los colores y formas características de sus etiquetas (fondo rojo,letras blancas características y, en algunas presentaciones, una líneahorizontal amarilla en la parte superior) serían comunes en la clase 32, lo cualsería contradictorio con la protección otorgada a los registros.

(vii) Mediante la estrategia del solicitante de registrar y utilizar una etiqueta muysimilar a las utilizadas y registradas por su empresa, se expone a losconsumidores a un riesgo evidente de confusión sobre la procedenciaempresarial de los productos, debido a la similitud de las etiquetas y de lapresentación general del producto.

(viii) Sin perjuicio del análisis de confundibilidad del signo solicitado y las marcasregistradas a su favor bajo certificados N° 2754, 1285 y 62217, el Tribunaldeberá realizar un análisis comparativo entre el signo solicitado y la etiquetaque The Coca-Cola Company viene utilizando en el mercado, que encuentrasu protección en las normas de competencia desleal.

(ix) Es evidente que el solicitante y las empresas vinculadas a este (CompañíaEmbotelladora Latina S.A. y Embotelladora Don Jorge S.A.C.) han venidoactuando en contravención de los principios básicos que deben regir en unaeconomía de libre mercado (la leal y libre competencia y la buena fecomercial) ya que al pretender registrar la marca PERU COLA y etiqueta quees similar a las marcas registradas y utilizadas por The Coca-Cola Company,busca aprovecharse injustamente del prestigio de su empresa y de su marcanotoria COCA-COLA, lo cual incluye la apariencia general del producto(etiquetas, logos, colores), más aun si el solicitante conocía perfectamente laetiqueta de COCA-COLA, ya que el solicitante es parte de la familia quemanejaba la empresa Embotelladora Ica S.A., antiguo embotellador de




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Corporación Inca Kola Perú S.A. (empresa vinculada a The Coca-ColaCompany).

(x) Con fecha 2 de mayo del 2002, mediante expediente N° 151080-2002, hapresentado una denuncia por infracción marcaria por el uso no autorizado dela marca PERU COLA y etiqueta (signo idéntico al que es materia delpresente procedimiento) contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. (empresavinculada al Sr. Manuel Pablo Panizo) en la que la Oficina de SignosDistintivos – tomando en cuenta el riesgo de confusión al que se exponía alpúblico consumidor y para evitar un daño irreparable a The Coca-ColaCompany – ordenó medidas cautelares de cese de uso y comiso de lamercadería que venía siendo comercializada indebidamente usándose elsigno PERU COLA y etiqueta similar a su marca y “trade dress” COCA-COLA.

(xi) El solicitante y las empresas vinculadas han lanzado una campaña publicitariaen la cual se evidencia el comportamiento malicioso del solicitante al querer“colgarse” del prestigio ganado por su marca COCA-COLA para así lograrposicionarse en el mercado, campaña que carece de originalidad y mas bienintenta aprovecharse del posicionamiento de su marca, por lo que hadenunciado mediante expediente N° 150509-2002 a Embotelladora Don JorgeS.A.C., por la utilización no autorizada de su marca COCA-COLA en unanuncio publicitario, en la cual la Oficina de Signos Distintivos ha ordenado elcese de uso de la marca COCA-COLA en el referido anuncio publicitario.

Con fecha 13 de febrero del 2003, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el trasladodel recurso de apelación interpuesto manifestando lo siguiente:(i) Aun si se reconociera la notoriedad de la marca COCA-COLA (denominativa)

sin presentación de pruebas, dicha notoriedad alcanzaría únicamente a ladenominación y no a las múltiples y diversas etiquetas que registre y/o utilicela opositora.

(ii) Resulta insólito que se pretenda el reconocimiento sin prueba alguna de lasupuesta notoriedad de la diversidad de elementos gráficos que se hanregistrado, muchos de los cuales ni siquiera se encuentran en usoactualmente.

(iii) La opositora no ha mencionado los registros de marca de los cuales es titularque no contienen un fondo rojo, lo que evidencia que el fundamento de suoposición y de su apelación radica en el hecho que la etiqueta solicitadacontiene un fondo rojo, el cual también se encuentra en marcas registradas afavor de terceros, por lo que dicho color de fondo no es distintivo ni exclusivode una determinada empresa. Asimismo, la opositora no puede reclamar underecho de exclusiva sobre el uso de letras de color blanco para lasdenominaciones de diversos productos, ya que mayoritariamente se usanletras de color blanco.




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(iv) La opositora ha introducido en su apelación un nuevo argumento que no seencontraba en su oposición referido a supuestos actos desleales, sobre elcual la Sala no debe pronunciarse ya que su inclusión es improcedente.

(v) The Coca-Cola Company pretende impedir el crecimiento de un competidormediante una estrategia de interposición abusiva de denuncias.

Con fecha 11 de marzo del 2003, The Coca-Cola Company solicitó se programefecha y hora para una audiencia de informe oral.

Mediante proveído de fecha 14 de marzo del 2003, la Sala de Propiedad Intelectualdeterminó – del análisis de lo actuado y atendiendo a la materia en discusión –conceder el uso de la palabra solicitado.

Con fecha 28 de abril del 2003, se llevó a cabo la audiencia de informe oral , en laque las partes reiteraron sus argumentos.

Con fecha 26 de mayo del 2003, The Coca-Cola Company manifestó que esinimaginable establecer la notoriedad de la marca COCA-COLA como signodenominativo, dejando de lado los elementos gráficos que son notoriamenteconocidos por el público consumidor a nivel local e internacional. Señaló que si bienla notoriedad de COCA-COLA no necesita ser acreditada al fluir del propio mercado,a fin de acreditar la notoriedad de la marca COCA-COLA con sus letrascaracterísticas no sólo en Perú sino a nivel internacional, adjuntó diversadocumentación consistente en un listado de registros de la marca COCA-COLA enletras características en diversos países del mundo; copias de certificados deregistro de la marca COCA-COLA en letras características en diversos países delmundo, material publicitario y un video de anuncio publicitario.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:a) Si el signo solicitado PERU COLA y etiqueta reúne los requisitos de registrabilidad

exigidos por ley.b) De ser el caso:

− Si la marca COCA-COLA goza de la calidad de notoriamente conocida,conforme lo ha alegado The Coca-Cola Company.

− Si el signo solicitado PERU COLA y etiqueta se encuentra incurso en laprohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

− Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado PERU COLA y etiquetay las marcas registradas en las que The Coca-Cola Company basó suoposición.




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− Si Manuel Pablo Panizo Soler ha actuado de mala fe al solicitar el registro dela marca PERU COLA y etiqueta.

II. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Sabores Perú S.A. (Perú) – que posteriormente, por fusión, cambió de nombre aCorporación Inca Kola Perú S.A. (Perú) – fue titular de la marca de productoPERU KOLA, para distinguir cerveza, ale, porter, aguas minerales y gasificadas yotras bebidas no alcohólicas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registradabajo certificado N° 44461, vigente hasta el 22 de diciembre del año 2001.

Con fecha 16 de mayo del 2000, Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) solicitó lacancelación por falta de uso de dicho certificado, mediante expediente N°106241-2000, la cual fue declarada fundada mediante Resolución N° 14310-2000/OSD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre del 2000.

Cabe precisar que mediante Resolución N° 5351-2000/OSD-INDECOPI de fecha28 de abril del 2000, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro de lamarca de producto PERU KOLA, solicitado por Milagros Flores Mestanza (Perú)mediante expediente N° 9997088 – quien cedió sus derechos expectaticios sobredicha solicitud de registro a Manuel Pablo Panizo Soler – por considerarloconfundible con la marca PERU KOLA registrada a favor de Corporación IncaKola Perú S.A. (aún vigente en ese momento).

Asimismo, con fecha 3 de abril del 2001, Manuel Pablo Panizo Soler (Perú)solicitó, mediante expediente N° 125848-2001, el registro de la marca deproducto PERU KOLA, el cual fue denegado mediante Resolución N° 4309-2002/OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril del 2002, al considerarse que carecíade la distintividad necesaria para constituirse en marca.

b) The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) es titular de lassiguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

− La etiqueta que contiene las denominaciones COCA-COLA y COKE escritasen letras características de color blanco, la cinta ondulante (cinta dinámica) encolores blanco y plomo, todo sobre un fondo rojo con líneas asimétricasparalelas entre sí, que distingue debidas no alcohólicas, sus ingredientes y




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jarabes para su preparación y demás productos, de la clase 32 de laNomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 2754, vigente hasta el 17de noviembre del año 2003.

− La etiqueta que contiene las denominaciones COKE y COCA-COLA escritasen letras características en color blanco, la cinta ondulante (cinta dinámica) encolores blanco y plomo, todo sobre un fondo rojo con líneas asimétricasparalelas entre sí, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes yjarabes para su preparación y demás, de la clase 32 de la NomenclaturaOficial, registrada bajo certificado N° 1285, vigente hasta el 17 de agosto delaño 2003.

− La denominación ALWAYS COCA-COLA y logotipo en la combinación decolores rojo, blanco, verde y negro, conforme al modelo, que distinguebebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de laclase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 802,vigente hasta el 23 de julio del año 2013.




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− La denominación SIEMPRE COCA-COLA y logotipo según modelo, quedistingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para supreparación, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajocertificado N° 2166, vigente hasta el 29 de octubre del año 2003.

c) Asimismo, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) es titular,entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de laNomenclatura Oficial:

− COCA-COLA, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes yjarabes para su preparación, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,registrada bajo certificado N° 18700, vigente hasta el 9 de julio del año 2013.

− Las palabras COCA-COLA y COKE, una cinta ondulante en el color blanco,encerrados en un rectángulo negro, conforme al modelo, que distinguebebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de laclase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 65899,vigente hasta el 26 de marzo del año 2012.




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− La denominación COCA-COLA escrita en forma estilizada con la figura de unacinta ondulante (cinta dinámica), conforme al modelo, que distingue bebidas,tales como aguas bebibles, aguas saborizadas, minerales y gaseosas, y otrasno alcohólicas, tales como bebidas carbonadas (gaseosas), bebidasenergéticas y deportivas, bebidas de fruta y jugos, jarabes, concentrados y lospolvos para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,registrada bajo certificado N° 73058, vigente hasta el 7 de octubre del año2012.

− La denominación COCA-COLA escrita en forma estilizada, según modelo, quedistingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para supreparación y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registradabajo certificado N° 51352, vigente hasta el 9 de enero del año 2004.

− La etiqueta que contiene la denominación COCA-COLA en los colores rojo yblanco, conforme al modelo, que distingue bebidas no alcohólicas incluyendolas de pocas calorías, bebidas de sabores cítricos y preparaciones para hacertales bebidas y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registradabajo certificado N° 62217, vigente hasta el 15 de mayo del año 2006.




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− La denominación COCA-COLA LIGHT y la etiqueta, conforme al modelo, quedistingue bebidas no alcohólicas y otros preparados para la elaboración de lasmismas y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajocertificado N° 82297, vigente hasta el 15 de diciembre del año 2004.

− La denominación DIET COCA-COLA y la etiqueta conforme al modelo, quedistingue bebidas no alcohólicas y otros preparados para la elaboración de lasmismas y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajocertificado N° 48639, vigente hasta el 2 de mayo del año 2003.

− La etiqueta que contiene la denominación DIET COKE escrita en letrascaracterísticas en color rojo, la cinta ondulante (cinta dinámica) en coloresrojo y plomo, todo sobre un fondo blanco con líneas asimétricas paralelasentre sí, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes parasu preparación, y demás, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registradabajo certificado N° 2756, vigente hasta el 17 de noviembre del año 2003.




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− El emblema, conforme al modelo, que distingue bebidas no alcohólicas y otrospreparados para los mismos, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,registrada bajo certificado N° 5596, vigente hasta el 22 de octubre del año2011.

d) Con fecha 10 de enero del 2003, The Coca-Cola Company (Estados Unidos deAmérica) ha solicitado mediante expediente N° 170754-2003, el registro de lamarca de producto constituida por la etiqueta rectangular de fondo rojo endistintos tonos, apareciendo burbujas de diversos tamaños dispersas alrededorde la denominación COCA-COLA que se encuentra escrita en el centro, en letrascaracterísticas, y debajo se encuentra una cinta ondulante de colores amarillo,blanco y gris; conforme al modelo, para distinguir bebidas, tales como aguasbebibles, aguas saborizadas, minerales y gaseosas, y otras no alcohólicas, talescomo bebidas carbonadas (gaseosas), bebidas energéticas y deportivas, bebidasde fruta y jugos; jarabes, concentrados y los polvos para hacer bebidas, de laclase 32 de la Nomenclatura Oficial.




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e) Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) ha solicitado el registro de los siguientessignos:

− El diseño de etiqueta sin reivindicar color de fondo conformada por ladenominación PERU COLA (en letras blancas con borde amarillo) en cuyofondo aparecen figuras de aves, una de las cuales es de color amarillo yconforma la tilde de la palabra PERU; una línea amarilla y la frase LO MEJORDE NOSOTROS! escrita con letras blancas en fondo negro y UN PRODUCTODEL GRUPO JPM dentro de un circulo en colores rojo y blanco. Asimismo, lafigura de un rectángulo amarillo en la parte superior izquierda; conforme almodelo. Solicitud de registro presentada con fecha 25 de junio del 2002,mediante expediente N° 155400-2002, el cual se encuentra actualmente entrámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

− La denominación PERU COLA escrita en letras características sobrepuestaen un fondo donde se aprecia la representación estilizada de una figura nazca(colibrí) y una figura circular conteniendo las letras estilizadas JPM, la fraseLO MEJOR DE NOSOTROS! escrita en letras características, y demásleyendas alusivas al producto, todo en los colores rojo, amarillo, blanco ynegro; conforme al modelo. Solicitud de registro presentada con fecha 8 deagosto del 2002, mediante expediente N° 158962-2002, el cual se encuentraactualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.




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− El diseño de etiqueta en colores rojo, blanco, amarillo y negro, con fondo decolor rojo, conformada por la denominación PERU COLA PRODUCTOPERUANO GRUPO JPM en letras blancas, en cuyo fondo aparecen figurasde aves, una de las cuales es de color amarillo y conforma la tilde de lapalabra PERU; en la parte inferior del diseño figura la frase LO MEJOR DENOSOTROS escrita con letras blancas en fondo negro; en la parte centralderecha de la etiqueta figura la frase PRODUCTO PERUANO GRUPO JPMdentro de un círculo rojo y blanco. Asimismo, la figura de un rectánguloamarillo en la parte superior izquierda; conforme al modelo. Solicitud deregistro presentada con fecha 26 de noviembre del 2002, medianteexpediente N° 167637-2002, el cual se encuentra actualmente en trámite antela Oficina de Signos Distintivos.

f) Con fecha 15 de junio del 2001, Leandro Teodoro Chávez Vizurraga (Perú)solicitó, mediante expediente N° 129843-2001, el registro de la marca deproducto PERU COLA EL GUSTO ES NUESTRO! y etiqueta, para distinguirproductos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.




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Sin embargo, dicho procedimiento de registro concluyó al haberse desistido elsolicitante.

g) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas afavor de distintos titulares que incluyen en su conformación las denominacionesPERU o COLA, tales como: AMBROSOLI PERU S.A.; CARGILL PERU (mixta);CHATO DE ICA PERU (mixta); CHULUCANAS JUGOS PERU (mixta); COCOLOCO PERU (mixta); CONFIPERU; IANSA PERU (mixta); INCA KOLA LABEBIDA DEL PERU (mixta); PERU DRY; PERU GOLD; CHIPY-COLA; CHERRYPEPSI COLA; BIG COLA; BIDU COLA; AFRI-COLA.

h) Asimismo, existen registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial lassiguientes marcas de producto:

Certificado N° 806221 Certificado N° 880142 Certificado N° 508733


1 Registrada a favor de Markinver S.A. desde el 31 de mayo del 2002.2 Registrada a favor de Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. desde el 11 de abril del año 2003.3 Registrada a favor de Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. desde el 6 de noviembre de 1997.4 Registrada a favor de Alimentos Andinos Golo E.I.R.L. desde el 14 de mayo de 1999.5 Registrada a favor de Irma Yanet Pino Acero desde el 20 de setiembre del 2002.




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6 Registrada a favor de Markinver S.A. desde el 31 de mayo del 2002.7 Registrada a favor de Grupo Omnilife S.A. de C.V. desde el 7 de setiembre del 2000.8 Registrada a favor de Industrias Añaños S.A. desde el 28 de noviembre del 2001.9 Registrada a favor de Erasmo Wong Lu Vega desde el 31 de diciembre de 1998.10Registrada a favor de Envasadora Cieneguilla Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada ECIEN S.R.L.

desde el 21 de febrero del 2001.11Registrada a favor de Cervecería Nacional S.A. desde el 27 de diciembre de 1994.12Registrada a favor de María Belén Montalvo Sánchez desde el 11 de diciembre del 2001.




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Certificado N° 6180213 Certificado N° 8789214



2. Cuestión previa

Previamente a analizar el presente caso, cabe pronunciarse sobre algunos de losargumentos esgrimidos por The Coca-Cola Company en su recurso de apelación:

13Registrada a favor de Sabores Perú S.A. (posteriormente Corporación Inca Kola Perú S.A.) desde el 9 de mayo

de 1991. Cabe precisar que además, Sabores Perú S.A. fue titular desde el 27 de noviembre de 1987 al 27 denoviembre de 1997 de la marca BIMBO COLA, conforme se aprecia a continuación:

Asimismo, al solicitarse ambos registros de marca, The Coca-Cola Company formuló oposición, las cualesfueron desestimadas.

14Registrada a favor de Embotelladora del Oriente S.R.L. desde el 25 de febrero del 2003.15Registrada a favor de Embotelladora Latinoamericana S.A. - ELSA desde el 6 de agosto del 2002.16Registrada a favor de Envasadora Cienequilla S.R.L. ECIEN S.R.L. desde el 30 de abril del 2002.17Registrada a favor de Lindbergh Meza Cárdenas desde el 24 de febrero del 2003.18Registrada a favor de Rosa Fujiki Vda. De Higuchi desde el 5 de febrero de 1998.




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(i) Respecto a que el Tribunal deberá realizar también un análisis comparativoentre el signo solicitado y la etiqueta que The Coca-Cola Company vieneutilizando en el mercado, la cual encuentra su protección en las normas decompetencia desleal, sin perjuicio del análisis de confundibilidad del signosolicitado PERU COLA y etiqueta con las marcas registradas bajo certificadosN° 2754, 1285 y 62217, cabe precisar que las marcas que fueron base de laoposición por parte de The Coca-Cola Company fueron las registradas bajocertificados N° 802, 1285, 2166 y 2754, por lo que fue con dichas marcas – ycon la marca que la Oficina de Signos Distintivos consideró que era la quegozaba de la notoriedad alegada por The Coca-Cola Company – con las que laOficina de Signos Distintivos efectuó el análisis respecto al signo solicitado, noincluyéndose en dicho análisis la marca registrada bajo certificado N° 62217 nila etiqueta que The Coca-Cola Company venía utilizando en el mercado. En talsentido, a fin de no afectar el derecho al debido procedimiento de las partes y elderecho de defensa del solicitante, no corresponde que la Sala se pronuncie alrespecto en Segunda Instancia, sin perjuicio que la opositora pueda hacer valersus derechos en la vía pertinente.

(ii) Respecto al argumento invocado por The Coca-Cola Company en suoposición – y reiterado en su escrito de apelación – referido a que elsolicitante está actuando de mala fe al pretender el registro del signosolicitado, al ser muy similar a su marca registrada, además del hecho que elsolicitante y las empresas Compañía Embotelladora Latina S.A. yEmbotelladora Don Jorge S.A.C. vienen actuando en contravención a labuena fe comercial, debido a que el solicitante conocía perfectamente laetiqueta de COCA-COLA al ser parte de la familia que manejaba la empresaEmbotelladora Ica S.A., antiguo embotellador de Corporación Inca Kola PerúS.A. (empresa vinculada a The Coca-Cola Company), cabe precisar losiguiente:

− La Oficina de Signos Distintivos no se pronunció respecto a la supuestamala fe con la que estaría actuando Manuel Pablo Panizo Soler al solicitarel registro de la marca PERU COLA y etiqueta.

− Si bien el artículo 5.4 de la Ley 27444 establece que el contenido del actoadministrativo “debe comprender todas las cuestiones de hecho y derechoplanteadas por los administrados”; el artículo 14.1 de la referida leyestablece que “cuando el vicio del acto administrativo por elincumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente,prevalece la conservación del acto”.




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− En tal sentido, dado que el artículo 10 precisa que “son vicios del actoadministrativo, que causan su nulidad de pleno derecho” (…) “el defecto ola omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presentealguno de los supuestos de conservación del acto”; se ha consideradoque, atendiendo al estado del presente procedimiento y a que la parteinteresada no ha solicitado la nulidad de la resolución emitida en PrimeraInstancia, la omisión incurrida es susceptible de ser integrada con el fallo aexpedirse en Segunda Instancia, en mérito del recurso de apelacióninterpuesto por The Coca-Cola Company.

Por lo expuesto, en la presente resolución también se procederá a analizar siManuel Pablo Panizo Soler ha actuado de mala fe al solicitar el registro delsigno PERU COLA y etiqueta.

3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

Es práctica de esta Sala para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partirde la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor delos correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algúnelemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar detomarse en cuenta parte de él.

En efecto, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables que noindican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará enlos otros elementos del signo. Ello obedece a la necesidad de que el derecho deexclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no sonprotegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir lasprohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe seraplicada estrictamente, por cuanto puede ser que elementos en principio noregistrables, en combinación con elementos registrables lleguen a determinar laimpresión de conjunto de los signos.

Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son loselementos genéricos, descriptivos, comunes o usuales – que en relación con losdemás elementos del signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación.

Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estarconstituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos, comunes o usuales –en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad yproporcione información característica de los productos o servicios a los que se




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aplique – teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjuntodé lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo.

En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas, genéricas,comunes o usuales) no determina necesariamente y en forma automática que éstasconserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichasdenominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar – en relación a losproductos o servicios a los cuales estén referidos – lo que determinará el carácter delsigno. Así, en algunos casos estas uniones darán lugar a marcas con una fuerzadistintiva no muy fuerte que deberán coexistir con otros signos que contenganelementos comunes.

Respecto a los signos conformados por la unión de dos términos genéricosFernández-Novoa señala que “Al esforzarse por determinar cuándo la combinación dedos o más vocablos genéricos es una marca registrable, la jurisprudencia del TribunalSupremo Español parece intuir la categoría de marca sugestiva; es decir la marcaconsistente en una o varias denominaciones que no describen, sino que meramentesugieren las cualidades o funciones de un producto”19.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 33-IP-9520 recogiendo una cita de Breuer Moreno21 establece una condición para inscribircomo marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas: “si secombinan palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos enotra forma no obtendríamos una marca válida…”.

De lo expuesto se desprende que si bien es posible que en algunos casos la unión deelementos irregistrables puede dar lugar a un signo distintivo, para que esto suceda serequiere que dicha unión sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de relaciónentre el término que alude a la cualidad del producto y la marca.

Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis de los elementos queconforman el signo solicitado.

3.1 Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente

El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarsecomo marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin

19Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 157.20Con relación a la solicitud de registro de la marca PANPAN PAN PAN para distinguir productos (entre los que

se incluye el pan) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257del 14 de abril de 1997, pp. 21 y 24.

21Tratado de Marcas, Buenos Aires 1946, segunda edición, p. 81.




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permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien comoelementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y todaimitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas,banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacióninternacional.

La Sala advierte que la Decisión 486 – a diferencia de la Decisión 344 (artículo82 inciso j)22 – y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio deParís23 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados,ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser unelemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, laprohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización deestos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismocompetente.

La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a losnombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signossolamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio deldistintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, todavez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en laDecisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registroque son absolutas – entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibiciónde registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigenciaalguna respecto a su dimensión dentro del signo – las mismas no pueden serampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.

22El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823

establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran oimitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones oabreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que seanreconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacionalde que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elementoaccesorio del distintivo principal.

23El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular elregistro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien seacomo marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas,banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y degarantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consistasólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151)considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo,bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada.




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En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislaciónvigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro delcontexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marcocorrespondiente a la utilización de símbolos del Estado.

3.2 Registro de un nombre geográfico como marca

3.2.1 Limitaciones relativas a estos signos

La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derechode exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de losmismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de laDecisión 486:

(i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedaservir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedenciageográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse(inciso e).

Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando lafunción que cumple es la de indicar la procedencia geográfica delproducto o servicio.

La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para queotros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar laprocedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera elregistro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstasa favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera deacceso al correspondiente sector del mercado, equivalente alotorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos oservicios.

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos queexclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. Enconsecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sípueden acceder al registro.

(ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entreotros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate(inciso i).




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Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicacióngeográfica como una referencia al origen geográfico de los productos encuestión24 y éstos no provienen de dicha zona.

(iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origenprotegida para los mismos productos o para productos diferentes,cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociacióncon la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de sunotoriedad (inciso j).

(iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos ybebidas espirituosas (inciso k).

(v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjerasusceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios alos cuales se aplique (inciso l).

En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para loscorrespondientes productos o servicios y si su uso puede inducir aconfusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.

Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentrecomprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirsecomo marca.

Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombresgeográficos, tales como: FLORIDA25 para distinguir conservas de pescado,ALICANTE26 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES27 o BREMEN28 paradistinguir cerveza o ALASKA29 para helados, las cuales no constituyendenominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño oconfusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.

En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe yno constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titularde una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto

24El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI

Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.25Certificados N°s 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.26Certificado N° 39267.27Certificado N° 28519.28Certificado N° 30054.29Certificados N°s 12009, 25619.




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este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capazde inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.

En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productorpara indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo odescriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo157 de la Decisión 48630 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82331).

3.3 Aplicación al caso concreto

El signo solicitado pretende distinguir aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas,zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas, de la clase 32 de la NomenclaturaOficial, y se encuentra constituido por la etiqueta conformada por la denominaciónPERU COLA escrita en letras características en la parte central de un rectángulosobre un fondo con la trama de figuras de un colibrí estilizado. En la parte inferiorizquierda un círculo con la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM y debajo detodo una franja con la frase LO MEJOR DE NOSOTROS!, todo en los coloresblanco, rojo, amarillo y negro; conforme se aprecia a continuación:

30Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado

su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a laespecie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de laprestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, noconstituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no seacapaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…).

31Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sinconsentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio oseudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de susservicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o deinformación y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios(….).




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Cabe precisar que si bien la denominación PERÚ que forma parte del signo solicitadoes susceptible, en principio, de ser registrada como parte de un signo distintivo –conforme se puede apreciar en el literal g) del Informe de antecedentes – dichadenominación no puede ser apropiada por un solo titular, pues ello impediría que lamisma sea utilizada por los demás competidores en el mercado, en virtud al derechode exclusiva que confiere el registro de una marca.

En tal sentido, un signo conformado por dicha denominación sólo podrá acceder aregistro siempre que cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividadsuficiente para actuar en el mercado, como un signo distintivo que pueda ser asociadocon un origen empresarial determinado.

Asimismo, cabe señalar que la denominación COLA al ser un término frecuentementeutilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 32 de laNomenclatura Oficial – conforme se desprende del Informe de antecedentes – ydada su presencia en el mercado de las bebidas gaseosas ha generado que elconsumidor asocie dicha denominación con las bebidas gaseosas, resultando unadenominación genérica para determinados productos de la clase 32 de laNomenclatura Oficial, por lo que carece por sí misma de la fuerza distintiva necesariapara identificar un origen empresarial determinado. Al respecto, cabe precisar que sibien mayormente esta asociación se produce con las bebidas gaseosas oscuras yamarillas, el mercado actual ofrece bebidas gaseosas de diversos colores y saboresque incluyen la denominación KOLA / COLA en los signos que las identifican, talescomo KOLA INGLESA, KOLA REAL, etc.

De otro lado, la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! resulta descriptiva al haceralusión directa a que los productos que se pretenden distinguir son los mejores delmercado o son los mejores del Perú y que poseen una calidad superior con relación alos elaborados por los demás competidores, lo cual constituye una característica(calidad) esperada por los consumidores. En tal sentido, dicha frase es laudatoria alalabar las características de los productos que se pretende distinguir, por lo quecarece de distintividad, siendo susceptible además de ser utilizada por otroscompetidores en el mercado.

En ese sentido, ninguna de las anteriores denominaciones y frases que conforman elsigno solicitado puede ser reivindicada de forma independiente a favor de una solapersona.

No obstante lo anterior, cabe precisar que la prohibición de registro de signosdescriptivos y/o genéricos se encuentra referida a signos que únicamente seencuentren constituidos por estos elementos.




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Así, en el caso del signo solicitado, la unión de los términos PERU y COLA (PERUCOLA) escritos en letras características, en conjunción con los elementos JPM32, lafigura de diversos colibríes sobre un fondo de color rojo, entre los cuales resalta uncolibrí de color amarillo y la combinación de colores amarillo, rojo, blanco y negro dela etiqueta solicitada a registro ha logrado formar un signo con capacidad distintiva.

En consecuencia, será la especial combinación de los elementos denominativos,figurativos y cromáticos del signo solicitado, la que, en conjunto, es susceptible deindicar el origen empresarial de los productos que el signo solicitado pretendedistinguir y, en consecuencia, permiten su registro como marca, al constituir un signodistintivo.

Al respecto, cabe señalar que – de acceder a registro – la protección del signosolicitado recaería sobre el conjunto del signo y no podrá impedirse que tercerosutilicen las denominaciones PERU y COLA, en forma independiente en relación consus productos.

Sin embargo, corresponde a continuación determinar si el signo solicitado seencuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 incisosa) y h) de la Decisión 486.

4. Notoriedad de la marca COCA-COLA

4.1 Marco conceptual

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídicapara otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas

32Al respecto, cabe precisar que Manuel Pablo Panizo Soler es titular de la marca de producto constituida por el

logotipo conformado por la denominación DON ISAAC KOLA escrita en letras características en donde lapalabra ISAAC se encuentra delineada por una franja en forma ondulante en la parte superior e inferior;asimismo en la parte inferior izquierda del logotipo se aprecia una figura circular conteniendo la denominaciónPRODUCTO DEL GRUPO JPM escrita en letras características, todo en los colores amarillo, blanco, azul yrojo; conforme al modelo, que distingue aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otrasbebidas no alcohólicas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 85254, vigentedesde el 30 de setiembre del 2002 hasta el 30 de setiembre del año 2012, tal como se aprecia a continuación:




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nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral yterritorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486,confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un títuloespecífico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción,transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamenteconocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios alos que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo deconfusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o desu valor comercial o publicitario.

Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados encuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca.

Dichos criterios son los siguientes:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro decualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del PaísMiembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia

del signo en determinado territorio; o,




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i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamientopor el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideraciónotras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo33,tales como:

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales quecomercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por tercerospara distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen losproductos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

d) la protección obtenida en distintos países; y,e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega lanotoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los mediosprobatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a lanotoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de lacausa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar laconvicción del juez en la prestación jurisdiccional.”34 En ello radica, precisamente, laesencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certezaen el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en elprocedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa,resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculosempresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventariosde producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumasinvertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos mediosprobatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciariade notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los mediosmodernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, talescomo publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en

33Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres

comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.34Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.




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vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personasinteresadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinadoterritorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por eltitular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos depublicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luegode haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusióninternacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenidopublicitario, etc.35

No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado deconocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinadoorigen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgadorrespecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los mediosprobatorios aportados por las partes.

Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso N° 5-IP-94 que “...cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administradoren la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar lanotoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso derechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla - pueda aplicar su propioconocimiento acerca de la notoriedad de la marca ...”36.

Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina – citando a Otero Lastres37 – en la sentencia del Proceso N°20-IP-9738 – y posteriormente, en los Procesos N°s 8-IP-9839 y 6-IP-9940 – señalaque por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca sehaya convertido en notoria, el principio notoria non egent probatione no es aplicable,sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA-COLA,cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece quenecesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunalescomo hecho notorio no necesitado de prueba.

Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que lanotoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente – lo cualno debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración – la oficina

35Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 33), pp. 9 y 10.36Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.37La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario, Memorias Seminario Internacional "La

Integración, Derechos y los Tribunales Comunitarios”, José Manuel Otero Lastres p. 255.38Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 del 30 de marzo de 1998, p. 38.39Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998, p. 27.40Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468 del 12 de agosto de 1999, p. 23.




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competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedadinvocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna. Enefecto, si bien deben existir pruebas que acrediten la notoriedad de la marca – yaque dicho reconocimiento no puede ser atribuido arbitrariamente por la Autoridadadministrativa – ello no significa necesariamente que éstas deban ser aportadasfísicamente por la parte interesada, pues en virtud del principio de la comunidad dela prueba41, ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado.

Frente a ello, la Autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, inclusode oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro nosólo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sinotambién de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva oaprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activade la administración en la determinación del carácter notorio de la marca, garantizala protección del signo en beneficio no sólo de su titular, sino del público consumidoren general.

4.2 Aplicación al caso concreto La Oficina de Signos Distintivos consideró que la marca COCA-COLA(denominativa) era la que gozaba de notoriedad, siendo prácticamente conocidapor la generalidad de los consumidores. Al respecto, la Sala considera lo siguiente: La calidad de notoriamente conocida de la marca COCA-COLA fluye del mercadodebido a lo siguiente:(i) Su amplia y constante difusión y presencia en el mercado (alguno de los

registros de marca datan de la década de los años setenta y constantementese han solicitado a registro diversas variaciones de la marca)42.

(ii) Su significativo volumen de ventas y su nivel de preferencia en el mercado.43

41“El Principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición. Consecuencia de la unidad de la

prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender quesólo a éste beneficie, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta paradeterminar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere (…). El fin del proceso es la realización delderecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementosutilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado; desde elmomento que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del Juez se limita a aplicar la normareguladora de esa situación de hecho”. En: Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I,Buenos Aires 1981, p. 118.

42El registro de la marca COCA-COLA denominativa, conforme se desprende de su respectivo certificado deregistro, fue renovado al menos desde el año 1978. Asimismo, existen registradas marcas como DIETCOCA.COLA (Certificado N° 48639), COCA.-COLA LIGHT (Certificado N° 82297), COCA-COLA CLASSIC(Certificado N° 24890), CHERRY COCA-COLA (Certificado N° 32824), entre otras.

43Según el Informe Gerencial de Marketing Liderazgo de Productos Alimenticios Junio, 2002 realizado porAPOYO Opinión y Mercado S.A. entre el 6 y 14 de junio del 2002 a una muestra aleatoria conformada por 700




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(iii) Su constante publicidad (consistente no sólo en publicidad gráfica, escrita,radial, televisiva y exterior, sino también en promociones, tales como: sorteos,canjes de productos, realización y auspicio de eventos y ofertas con susproductos).

(iv) Su elevada reputación en los sectores empresariales y el alto valor como bienintangible de la empresa44.

(v) El hecho que su principal producto (bebida gaseosa) constituya un productode consumo masivo y de adquisición frecuente entre los consumidores dediversas edades y niveles socioeconómicos, y que se encuentra disponible enuna amplia gama de medios comerciales (bodegas, supermercados,restaurantes, bares, establecimientos de comida rápida, cines, estaciones deservicio, kioskos, ferias y en máquinas dispensadoras ubicadas en diversasinstituciones, empresas, hospitales y negocios).

En tal sentido, si bien fluye del propio mercado la magnitud de difusión, prestigio, usoconstante y extensión de conocimiento de la marca COCA-COLA como signodistintivo de un determinado origen empresarial, no sólo entre el sector pertinentesino entre el público consumidor en general, The Coca-Cola Company no sólo hamanifestado que su marca COCA-COLA constituye una marca notoriamenteconocida sino que ha precisado que no puede establecerse la notoriedad de lamarca COCA-COLA como signo denominativo, dejando de lado los elementosgráficos que son notoriamente conocidos por el público consumidor a nivel local einternacional.

Así, a fin de acreditar la notoriedad de la marca COCA-COLA con sus letrascaracterísticas no sólo en Perú sino a nivel internacional, adjuntó diversadocumentación consistente en un listado de registros y copias de certificados deregistro de la marca COCA-COLA en letras características en diversos países delmundo (fojas 225 a 3116), así como diverso material publicitario consistente en

hombres y mujeres – incluyendo amas de casa – de Lima Metropolitana, de todos los niveles socioeconómicosy de 12 a más años de edad, se estableció que la marca preferida de gaseosas era COCA-COLA con un 37%,por encima de INCA-KOLA (36%), KOLA REAL (10%) y PEPSI (4%). Asimismo, se aprecia que del total deentrevistados que consumen gaseosas normales, el 38% consumen COCA-COLA, por encima de INCA-KOLA(33%), KOLA REAL (10%), PEPSI (3%), TRIPLE KOLA (2%), etc., mientras que del total de entrevistados queconsumen gaseosas diet, el 39% consumen COCA-COLA, al igual que INCA KOLA (39%), por encima dePEPSI (7%), TRIPLE KOLA (5%), etc. Información extraída de Internet en:http://www.apoyo.com/informacion_util/detalle_investigacion.asp?cod_art=656&ff=2

44En los artículos titulados “The 100 Top Brands” elaborados por Interbrand e Interbrand Corp., J.P. MorganChase & Co. en los años 2001 y 2002, respectivamente, publicados en la revista BusinessWeek en los años2001 y 2002, se puede apreciar que la marca COCA-COLA ocupa el lugar N° 1 del ranking, teniendo un valorde 69,64 miles de millones de dólares. Información extraída de Internet en:http://www.businessweek.com/magazine/content/01_32/b3744010.htm y de la revista Businessweek EdiciónEuropea (Agosto 2002).




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afiches, volantes, gorros, camiones y botellas de miniatura y un video con anunciospublicitarios.

Asimismo, si bien se ha acompañado publicidad en la que se aprecia la marcaCOCA-COLA, conforme se ha solicitado a registro bajo expediente N° 170754-2003,dicho signo constituye la forma en que se viene usando y publicitando recientementela marca COCA-COLA en el mercado y no al momento en que The Coca-ColaCompany formuló oposición.

Al respecto, la Sala hace constar que se ha verificado que la forma en quemayoritariamente se usa la marca COCA-COLA en el mercado en el productoprincipal que distingue (bebidas gaseosas) ya sea en sus botellas, etiquetas, chapasy/o tapas, así como la forma en que más se publicita – conforme se desprende laspruebas presentadas – es con el diseño característico de sus letras escritas en colorblanco, generalmente sobre fondo rojo, (aunque no siempre acompañada de la cintaondulante de color blanco detrás de la denominación), tal como se aprecia acontinuación45:

Asimismo, dichos signos con pequeñas variaciones en el color con el que sonusados corresponden a las marcas que tiene registradas The Coca-Cola Companybajo certificados N° 5135246, 73058 y 275447, tal como se aprecia a continuación:

45Imágenes extraídas de algunos de los medios de prueba presentados por The Coca-Cola Company, así como

del aviso de Embotelladora Latinoamericana S.A. – ELSA en las Páginas Amarillas de Telefónica enhttp://amarillastelefonica.com/.

46Cabe precisar que dicho registro es similar al que la opositora ha acreditado tener también en diferentes paísesdel mundo, conforme se desprende de las diversas copias de certificados de registro que han sido presentadaspor la opositora.

47En el caso de este registro específico, el uso no siempre se efectúa con las líneas paralelas oblicuas ni con ladenominación COKE, la cual no es muy publicitada ni conocida en nuestro medio.




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Certificado N° 51352 Certificado N° 73058 Certificado N° 2754 En consecuencia, al haberse determinado que tanto la marca COCA-COLA(denominativa)48 como las antes citadas constituyen signos notoriamente conocidos,corresponde a continuación determinar si el signo solicitado PERU COLA y etiquetaconstituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripciónparcial o total de dichas marcas. 5. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivonotoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptiblede causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con susproductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Al respecto, conviene tener en cuenta lo señalado en la Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI – precedente de observancia obligatoria – a fin de determinarpreviamente el significado conceptual de estos términos.

− Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copiade un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.49 Enconsecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través deprocedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o elscanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En talsentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marcanotoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.50

− Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.51 Ejecutar unacosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de unamarca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresiónfonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en

48Registrada bajo certificado N° 18700.49Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.50Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.51García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.




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el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registraruna nueva como TABLUL.

− Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo queestá escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a untexto.52 Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamenteconocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería elcaso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoriaHAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notoriasdenominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

− Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra53. Frente a ello, se entenderáque existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementosde la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisarque no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo,colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marcanotoria, por ejemplo, si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esamarca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan lasmismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripciónparcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria, por ejemplo, lasdenominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de lamarca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominacionesRAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado quecontienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndoleañadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fueraRAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marcaRAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en elmismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta ysusceptible de ser independizada a la marca notoria).

− Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro.Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de unalengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería latransliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignadaen letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se

52Diccionario de la Lengua Española (nota 49), p. 2004.53Diccionario de la Lengua Española (nota 49), p. 1330.




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reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan lasexpresiones denominativas.

De acuerdo al significado de los términos antes mencionados, el signo solicitadoPERU COLA y etiqueta no constituye la reproducción (ya que no reproduce ni copiaen forma idéntica o exacta a las marcas reconocidas como notorias); la traducción(en la medida que el signo solicitado PERU COLA y etiqueta no expresa en otroidioma o lenguaje a las marcas reconocidas como notorias); la transcripción total oparcial (por cuanto si bien el signo solicitado PERU COLA y etiqueta comparte ladenominación COLA con las marcas reconocidas como notorias, dado el significadode dicho término, el mismo es de uso libre en el mercado para productos de la clase32); ni la transliteración (por cuanto el signo solicitado PERU COLA y etiqueta nocopia a las marcas reconocidas como notorias en caracteres alfabéticos distintos). En tal sentido, resta por determinar si el signo solicitado PERU COLA y etiquetaconstituye la imitación de las marcas reconocidas como notorias, en la medida quepueda producir la misma impresión fonética y/o gráfica que estas. De un análisis de los signos en cuestión, se advierte lo siguiente:

− Si bien los signos comparten la denominación COLA, no pueden establecersesemejanzas entre los mismos por la sola presencia de dicha denominación, envirtud a la falta de distintividad de la misma.

− Las denominaciones adicionales que presentan los signos (PERU, JPM / COCA)no permiten establecer semejanzas fonéticas ni conceptuales entre los mismos.

− Si bien los signos comparten el fondo rojo y el color blanco en que se encuentranescritas sus denominaciones, así como la grafía cursiva de sus letras, debetenerse en cuenta que el fondo rojo en etiquetas que distinguen productos de laclase 32 de la Nomenclatura Oficial se ha generalizado y es de uso frecuente –conforme se desprende del Informe de antecedentes – además del hecho que lagrafía cursiva que presenta el signo solicitado no es de un diseño muy especial ocaracterístico, a diferencia de la grafía cursiva que presenta la denominaciónCOCA-COLA en las marcas reconocidas como notorias, las cuales se caracterizanpor el diseño muy especial de sus letras C.

Así, la primera de ellas es una letra C de gran tamaño que se extiende a modo desubrayado sobre la partícula OCA de la denominación COCA, en tanto que la letraC de la denominación COLA llega a extenderse por sobre la partícula OLA dedicha denominación, presentando una estilización tan especial y característica queincluso atraviesa la letra L de dicha denominación.




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Todo ello determina que la impresión fonética y gráfica de los signos en cuestión seadiferente, conforme se aprecia a continuación:




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En consecuencia, no corresponde determinar si el registro del signo solicitado essusceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria;un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerzadistintiva o de su valor comercial o publicitario. Sin perjuicio de lo expuesto, e independientemente del hecho que el signo solicitadono constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripciónparcial o total de las marcas reconocidas como notorias, The Coca-Cola Companygoza, en virtud al registro de las marcas base de su oposición en el país, de underecho de uso exclusivo sobre las mismas, de conformidad con lo establecido porel artículo 136 inciso a) de la Decisión 48654. En tal virtud, debe determinarse siexiste riesgo de confusión entre el signo solicitado y dichas marcas.

6. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 – que en su artículo 83 inciso a) concordado con elartículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entrelos signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público aerror55 – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 48656 sí establece literalmente elriesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativadel derecho de exclusiva de la marca.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a lainterpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 34457 realizada por elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-200058 en lacual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productoso servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de losde igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

54Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

55Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos deterceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.

56Ver nota 54.57Ver nota 55.58Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.




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“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad opretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o serviciosidénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" alcolocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial delos bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la quedeben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que laconfusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden serobjeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marcaanteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismosproductos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende quela “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en suartículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiereexpresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)59.La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta lainterrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintivade los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que parael análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resultairrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tengauna fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, sedetermine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos,cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo deconfusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunquese determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no sedetermine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por loque la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200060, el Tribunal Andino estableció que: “Lalabor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentesmatices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase deproductos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.

59Ver nota 54.60Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.




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Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unosmismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea lasimilitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con losmismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitudde productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuentasiempre, la distintividad de los signos.

6.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, se advierte que existe identidad entre los productos quepretende distinguir el signo solicitado PERU COLA y etiqueta y los que distinguen lasmarcas COCA-COLA y logotipo (certificados N° 802, 2166, 1285 y 2754) registradasa favor de The Coca-Cola Company. Así, dichos signos están referidos a bebidas dela clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

6.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de laimpresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el públicoconsumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demáscontenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 82361. Por lo general, elconsumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signoque tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con elrecuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello,al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellascaracterísticas que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo másimportante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos encuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si sontan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los

61Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al

consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las

semejanzas que en las diferencias;b) El grado de percepción del consumidor medio;c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,e) Si el signo es parte de una familia de marcas.




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consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia delTribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200062 y 76-IP-200063.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos oservicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para laadquisición y contratación de esos productos o servicios.

Tratándose de bebidas y/o aguas gaseosas de la clase 32 de la NomenclaturaOficial cabe precisar que si bien se trata de productos de consumo masivo yfrecuente, el consumidor prestará un mayor grado de atención al momento deelegirlos, ya que será de acuerdo a sus preferencias que escogerá la bebidagaseosa que prefiere (cola amarilla, oscura o roja, de naranja, limón o piña, dietética,con o sin cafeína, etc.) y la cantidad o el tamaño del envase (personal, mediana,medio litro, 1, 2 y 3 litros, four pack o six pack).

En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación yun elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante delsigno y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existendos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar elorigen empresarial del producto o servicio; o

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa64, “…a la hora de comparar una marca mixtacon otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto comola ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominanteque impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, demanera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcasdenominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivosintervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominantede la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominantede una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”;precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa unamarca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elementodenominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”.

62Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.63Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (ver nota 62), p. 15.64Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.




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Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirirproductos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda losproductos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).

En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixtapuede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturalezadel componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple talcomponente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como uníndice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir aornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, enlos supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixtapredomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componentefigurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primergrupo que comprende factores que inciden negativamente en el componentedenominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia deque el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcaspertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores querepercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en elconjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugarínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elementofigurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que tanto el signo solicitado como las marcas registradas constituyensignos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento quedetermine su impresión en conjunto.

En el presente caso, se advierte que en el caso del signo solicitado, conforme se haestablecido previamente, es la distribución de sus elementos denominativos,figurativos y cromáticos en conjunto, la que determinará el origen empresarial de losproductos que pretende distinguir, debido a la falta de distintividad (por sí solos) de loselementos PERU y COLA, tal como se aprecia a continuación:




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Asimismo, cabe precisar que si bien el signo solicitado presenta en su conformaciónuna franja amarilla en la parte superior, ello no resulta relevante para el análisis encuestión, debido a que es práctica en el mercado que las bebidas gaseosaspresenten una franja amarilla en la parte superior de su etiqueta a fin de indicar oresaltar en ella la capacidad o el volumen de su contenido, así como el tipo deenvase en que se presenta (descartable, retornable o no retornable). De otro lado, en el caso de las marcas registradas, serán tanto los elementosdenominativos relevantes que los conforman (COCA-COLA en el caso de las marcasregistradas bajo certificados N° 2754, 802 y 2166 y COKE en el caso de la marcaregistrada bajo certificado N° 1285) como sus elementos gráficos y cromáticos, losque servirán para determinar el origen empresarial de los productos que distinguen,tal como se aprecia a continuación:





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Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:

a) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 2754:

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativorelevante del signo solicitado (JPM) y el elemento denominativo relevante de lamarca registrada (COCA-COLA) no permiten establecer semejanzas fonéticas niconceptuales entre los signos. Asimismo, es de precisar que si bien ambossignos incluyen la denominación COLA en su conformación, esta no puede ser laque determine la semejanza entre los mismos, por lo que pierde relevancia aefectos de realizar el examen comparativo.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte lo siguiente:− Si bien los signos comparten el fondo rojo en su conformación, debe tenerse

en cuenta que – conforme se desprende del Informe de antecedentes – elfondo rojo en etiquetas y logotipos que distinguen productos de la clase 32 dela Nomenclatura Oficial se ha generalizado y es de uso frecuente, nopudiendo determinarse la confusión entre los signos solamente en base adicho aspecto.

− Si bien los signos comparten el color blanco en que se encuentran escritassus denominaciones, así como la grafía cursiva de sus letras, es de precisarque la escritura en letras cursivas, así como el uso de letras blancas esfrecuente en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial – conforme se puedeapreciar en el Informe de antecedentes – siendo lo que hace diferenciarlas suespecial diseño en cada uno de los signos. Así, mientras el signo solicitado nopresenta un diseño muy especial en sus letras, el diseño de las letras de lamarca registrada es uno muy especial, sobresaliendo la especial grafía de susletras C.




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− Mientras que las denominaciones PERU y COLA en el signo solicitado estánescritas una sobre otra, en el caso de la marca registrada las denominacionesCOCA y COLA se encuentran escritas en una misma línea.

− La figura continua de diversos colibríes estilizados (en los que resalta uno decolor amarillo) en el signo solicitado, así como la presencia de la cintaondulante en colores blanco y plomo y las líneas paralelas de color plomo enla marca registrada aportan elementos diferenciadores a los signos.

b) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 1285:

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativorelevante del signo solicitado (JPM) y el elemento denominativo relevante de lamarca registrada (COKE) no permiten establecer semejanzas fonéticas niconceptuales entre los signos.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte lo siguiente:− Si bien los signos comparten el fondo rojo en su conformación, debe tenerse

en cuenta que – conforme se desprende del Informe de antecedentes – elfondo rojo en etiquetas y logotipos que distinguen productos de la clase 32 dela Nomenclatura Oficial se ha generalizado y es de uso frecuente, nopudiendo determinarse la confusión entre los signos solamente en base adicho aspecto.

− Si bien los signos comparten el color blanco en que se encuentran escritassus denominaciones, el uso de letras blancas es frecuente en la clase 32 dela Nomenclatura Oficial – conforme se puede apreciar en el Informe deantecedentes – siendo lo que hace diferenciarlas su especial diseño en cadauno de los signos. Así, mientras el signo solicitado presenta la denominaciónPERU COLA en letras cursivas, la denominación COKE de la marcaregistrada se encuentra en caracteres de imprenta.

− La figura continua de diversos colibríes estilizados (en los que resalta uno decolor amarillo) en el signo solicitado, así como la presencia de la cintaondulante en colores blanco y plomo y las líneas paralelas de color plomo enla marca registrada aportan elementos diferenciadores a los signos.

c) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 802:

Desde el punto de vista fonético, se advierten las mismas precisiones que las delliteral a)

Desde el punto de vista gráfico, se advierte lo siguiente:




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− Si bien los signos comparten el fondo rojo en su conformación, debe tenerseen cuenta que – conforme se desprende del Informe de antecedentes – elfondo rojo en etiquetas y logotipos que distinguen productos de la clase 32 dela Nomenclatura Oficial se ha generalizado y es de uso frecuente, nopudiendo determinarse la confusión entre los signos solamente en base adicho aspecto.

− Si bien los signos comparten el color blanco en que se encuentran escritassus denominaciones, así como la grafía cursiva de sus letras, es de precisarque la escritura en letras cursivas, así como el uso de letras blancas esfrecuente en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial – conforme se puedeapreciar en el Informe de antecedentes – siendo lo que hace diferenciarlas suespecial diseño en cada uno de los signos. Así, mientras el signo solicitado nopresenta un diseño muy especial en sus letras, el diseño de las letras de lamarca registrada es uno muy especial, sobresaliendo la especial grafía de susletras C.


− La figura continua de diversos colibríes estilizados (en los que resalta uno decolor amarillo) en el signo solicitado, así como la presencia de la figura de unabotella en colores negro y verde en la marca registrada aportan elementosdiferenciadores a los signos, además del hecho que mientras el signosolicitado está conformado por una etiqueta rectangular, la marca registradase encuentra conformada por un logotipo circular.

d) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo certificado N° 2166:

Desde el punto de vista fonético, se advierten las mismas precisiones que las delliteral a)

Desde el punto de vista gráfico, se advierte lo siguiente:− Si bien los signos comparten el color blanco en que se encuentran escritas

sus denominaciones, así como la grafía cursiva de sus letras, es de precisarque la escritura en letras cursivas, así como el uso de letras blancas esfrecuente en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial – conforme se puedeapreciar en el Informe de antecedentes – siendo lo que hace diferenciarlas suespecial diseño en cada uno de los signos. Así, mientras el signo solicitado nopresenta un diseño muy especial en sus letras, el diseño de las letras de lamarca registrada es uno muy especial, sobresaliendo la especial grafía de susletras C.




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− El fondo de color rojo y la figura continua de diversos colibríes estilizados (enlos que resalta uno de color amarillo) en el signo solicitado, así como lapresencia de la figura de una botella en la marca registrada aportanelementos diferenciadores a los signos, además del hecho que mientras elsigno solicitado está conformado por una etiqueta rectangular, la marcaregistrada se encuentra conformada por un logotipo circular.

6.3 Riesgo de confusión

Por lo anterior, y no obstante que los signos en cuestión distinguen los mismosproductos, al presentar diferencias fonéticas y gráficas, así como una distintaconfiguración y distribución general de sus elementos, es posible la coexistenciapacífica de los signos en el mercado.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicióncontenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

7. Mala fe del solicitante invocada por The Coca-Cola Company

7.1 Derecho de prelación y buena fe

7.1.1 Concepto y naturaleza jurídica

La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo deconducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o tambiénuna conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. Elejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita deuna manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que laconciencia social impone al tráfico jurídico.

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimientode las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de lasobligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la concienciajurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por ellegislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o debenestarlo en el ordenamiento positivo.




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7.1.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina haestablecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva,clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta elderecho: como normativa o como facultad65.

Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conductaestablecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada conla intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interésajeno tutelado por el derecho.

Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fesubjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sinembargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobreprincipios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo uninterés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administraciónde justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es porello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una soluciónespecífica en cada caso concreto.

Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de ordenpúblico limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientosjurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientadahacia el tratamiento - en sentido negativo - de la buena fe, especificando de maneraobjetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque seconsidera que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, lasubjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sidodejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadasconductas específicas.

La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva seencuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del DecretoLegislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito laaplicación del artículo 2014 del Código Civil66. La exclusión de este artículo implicaque aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de

65De los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.66Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el

registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunquedespués se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registrospúblicos.

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.




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buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que elenajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho depropiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.

7.1.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo

a) Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquierrelación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayorgrado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en estecampo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráficomercantil.

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlocon el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho quegiran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrialy el Derecho de la Competencia.

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho dela Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta demanifiesto por la doctrina67, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejidoque sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier68, la Teoría de la PropiedadIndustrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de laexistencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signosdistintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada oexclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer undoble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante laconcesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la librecompetencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo dela actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden lacompetencia misma.69

Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado debenhacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de

67Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.68Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.69López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad

Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.




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esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad yhonestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cualsería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de lastransacciones mercantiles70.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamientoleal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de labuena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en suactuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento idealha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de labuena fe.

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen unmecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste,circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios quecompiten entre sí, sino también de los consumidores.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a unconjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidadesencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que yagozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta dequien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al quepertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesarioque su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar suregistro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registradasupone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad deltráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momentoen el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido porla presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a lacausal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar connulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del ordenpúblico ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva,en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene porobjeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de loscompetidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto laDecisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de 70López Gómez (nota 69), pp. 191 y 192.




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determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibicionesabsolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipode conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público através de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro

En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva seencuentra presente en la etapa pre y post registral.

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registrocontenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegaráel registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, undistribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegidoen el País Miembro o en el extranjero71. En estos casos la Autoridad denegará elregistro de un signo solicitado.

Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe quepuede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para losdemás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal deprohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de unsigno basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia elmantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 672 delDecreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelacióndel solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haberrelacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuyavigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a losactos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de laDecisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicaciónprocederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.

Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, comosí lo hacía la Decisión 34473, que conductas por ser reprobables objetivamente (ya

71Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un

supuesto de mala fe.72Art. 6.- “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de

la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no sereconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”

73El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:




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que son contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para eldesenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe74.Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generarla aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente,debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenidoestá representado por una gran diversidad de situaciones que deberán seranalizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a laaplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales,siguiendo a lo establecido en el derecho comparado75, que incurre en mala fe quienen forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidadalcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención deperjudicar a un competidor. En ese orden de ideas, la mala fe puede presentarse enforma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos:

1. Imitación de una marca.- La imitación de un signo de un tercero puede constituirun supuesto de mala fe, siempre que represente un acto contrario a lacompetencia. Ello puede darse por ejemplo en el caso que el solicitante tenga ladeliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocidoen el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.

2. Perturbación de un derecho subjetivo digno de protección.- Esta situación seproduce cuando sin que medie un motivo justificado, un competidor pretende consu solicitud de registro entorpecer el uso de un signo digno de protecciónutilizado anteriormente en el mercado por un tercero76. Para la comprobación de

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad delregistro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:− Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el

extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible conaquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

− Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido porquien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

74Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta quela Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que unamarca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que endefinitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que laautoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda EdiciónAmpliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.

75Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho esaplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marcapresentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

76Sentencia de fecha 27 de octubre de 1983 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Arostar, GRUR 1984,pp. 210-211.




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este supuesto es necesaria la realización de un análisis exhaustivo de lasespeciales circunstancias del caso concreto.

3. Entorpecimiento de la relación de mercado.- Dentro de este supuesto seconsidera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud,no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir laactividad económica por él desplegada.77

4. Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisición de una marcaextranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia enaquellos casos en que se esté generalmente ante una marca con un elevadovalor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial.Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturalezapresentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrarioa la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marcaidéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de lamala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lomenos considerado previsiblemente al tiempo de presentar su solicitud que losproductos distinguidos por la marca extranjera estaban en disposición de serimportados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debecomprobarse la intención del solicitante de entorpecer la entrada de la marcaextranjera al mercado local.78

7.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, The Coca-Cola Company ha manifestado que Manuel PabloPanizo Soler ha actuado de mala fe al pretender el registro de la marca PERU COLAy etiqueta, que – según manifiesta – es similar a su marca registrada, además delhecho que el solicitante y las empresas Compañía Embotelladora Latina S.A. yEmbotelladora Don Jorge S.A.C. vienen actuando en contravención a la buena fecomercial, debido a que el solicitante conocía perfectamente la etiqueta de COCA-COLA al ser parte de la familia que manejaba la empresa Embotelladora Ica S.A.,antiguo embotellador de Corporación Inca Kola Perú S.A. (empresa vinculada a TheCoca-Cola Company).

Al respecto, cabe señalar que conforme se ha determinado en la presenteresolución, no obstante haberse reconocido la notoriedad de la marca COCA-COLA

77Este supuesto es considerado por la jurisprudencia alemana como contrario a la competencia, en la medida que

se considera que quien adquiere un derecho formal sobre una marca en esas circunstancias abusa de suderecho para entorpecer la actividad concurrencial de sus competidores. Cfr. Sentencia de fecha 9 de octubrede 1997 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Analgin, GRUR 1998, pp. 412-414.

78Sentencia de fecha 2 de abril de 1969 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Recrin, GRUR 1969, pp.607-611.




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y algunas de sus variantes, el signo solicitado no se encuentra incurso en prohibiciónde registro alguna que afecte los derechos de exclusiva que posee la opositora, alser suficientemente distintivo y al no haberse encontrado semejanzas entre lossignos en cuestión.

En tal sentido – aún cuando no necesariamente el solicitar el registro de un signosimilar a uno ya registrado constituye una actuación de mala fe por parte de quien losolicita – en el presente caso, no existen indicios que permitan suponer que ManuelPablo Panizo Soler ha actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca deproducto PERU COLA y etiqueta.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 13817-2002/OSD-INDECOPI de fecha 4 dediciembre del 2002, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca deproducto constituida por la etiqueta conformada por la denominación PERU COLAescrita en letras características en la parte central de un rectángulo sobre un fondocon la trama de figuras de un colibrí estilizado; en la parte inferior izquierda uncírculo con la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM y debajo de todo una franjacon la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! todo en los colores blanco, rojo, amarillo ynegro; conforme al modelo, solicitado por Manuel Pablo Panizo Soler (Perú), paradistinguir aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras bebidasno alcohólicas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, BegoñaVenero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJARPresidente de la Sala de Propiedad Intelectual

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