표준특허(Essential Patent)에대한고찰 · --- 2013년4월22일자특허청...

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특허해설

표준 특허(Essential Patent)에 한 고찰유미특허법인 변리사 오원석

제86호 >>> 2013년 5월 15일 발행

특허해설 표준특허(Essential Patent)에 대한고찰·1

지식재산권 관련 정보

특허청, IP 스타기업 151개社선정·3

입체디자인출원, 내손으로한다·3

자영업은상점·식당이대세·4

차세대WIFI 특허출원국내기업이주도·5

특허청과제약기업의소통창구, 『특허정책협의회』발족·6

우리기업의미국, 유럽지역조기특허취득절차간소화·7

해외 단신

상표에포함하고있는지리적명칭과지정상품의관련성·9

YOU ME 변리사 동정

이원일 변리사, 특허 비즈니스에 관한 모든 것을 최초로 다룬“특허 부

자들”책발간·11

박소연, 조소윤, 하수경, 이호석, 김연희변리사입사·12

YOU ME 소식

YOU ME 특허법인, ‘올해의대한민국특허출원사무소상’수상·12

이달의 판례

대법원 2012.12.27. 선고 2011다67705,67712 판결【특허권공유확인

등·특허등록명의이전】·13

대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체판결【손해배상및

상표침해금지】·14

1. 표준 특허(Essential Patent)의 정의

표준 특허는 국제표준화 기구(예: ISO(국제산업일반표

준기구), ITU(국제전기통신연합) 등)가 정한 표준 규격을

기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용되는 특

허로해당특허를침해하지않고는제품의제조/판매나서

비스를 제공하는 것이 불가능하거나 표준기술을 구현하

기 위해서 반드시 실시되어야만 하는 특허로 정의될 수

있다.

2. 표준화와 특허권과의 관계

표준화란규격을통일함으로써호환성을확보하고상호

교역을 촉진시키기 위해 마련한 각종 규격, 기술 또는 용

어를의미하며, 표준화의기본적목표는기술공유를통한

효율성제고와통합을통한개발과경쟁을촉진하기위한

것이다.

반면 특허제도의 기본적인 목적은 발명을 보호하기 위

하여 기술 공개의 대가로 독점권을 부여하고 기술공개에

의해산업발전을촉진하기위한것이다.

따라서, 표준화와 특허제도는 기술의 표준화 및 기술의

공개로 산업발전을 촉진시키기 위한 것이라는 공통점을

가지지만, 표준화는 기술의 공유를 도모하고 특허제도는

기술의 사유를 도모한다는 측면에서는 표준화와 특허제

도의기본적인목적이상호대립한다고할수있다.

결국, 표준화의 목적인 기술의 공유와 특허제도의 기술

의사유화사이에발생하는갈등의양상은특허에부여되

는 이익이 크고 특허가 포함된 표준화의 이익이 큰 경우

문제해결이가장어려워지는갈등또는모순적상황이전

개되며, 특허가‘표준특허(Essential Patent)인 경우갈

등은더욱심해질수있다.

3. 표준화 기구의 지식 재산권 정책

표준화기구는임의의제3자를위해표준기술에포함되

는기술의특허권자에게일정한조건하에서실시를허락

할것을요청하고특허권자가이를수락하면해당특허권

자의특허를공적표준을가지는표준특허로지정한다.

표준화기구들의표준제안에있어기본적인원칙은대부

분일치하며, 상기 기본적인원칙은특허를표준화기술

에 반영할 것, 적정한 조건으로 실시할 것, 셋째 표준화

확정 전에 미리 특허관련 서약 등을 받을 것을 포함한

다.

여기서적정한조건으로실시한다는것은공정하고합

리적이며 비차별적인(FRAND; Fair, Reasonable, And

Non-Discriminatory) 조건 즉, 라이선스 조건이나 로열

티 등에서 다른 기업과 차별 없이 실시를 허락할 것을

의미한다.

그리고 표준화 확정 전 받는 서약서에는 특허를 알고

도 고지하지 않거나 고의로 숨겼을 경우에는 불이익을

감수하겠다는내용이포함될수있다.

그러나, 표준화 기구는 기본적으로 법적 구속력이 없

는 기관이므로 이들 단체가 표준기술을 정하지만 직접

적으로 표준기술에 포함된 특허권을 임의의 제3자에게

사용할 수 있도록 하거나 침해로부터 특허권을 보호하

는등분쟁에는개입할수없는한계가있다.

4. 표준 특허와 반독점법

상기한 바와 같이 표준화와 특허권은 서로 대립되는

개념은 아니지만, 표준기술에 대한 특허권을 행사할 경

우해당기술의확산을방해하는결과가발생될수있으

며, 표준화기구에서는당사자간의표준특허에관한권

리 관계에 대해서는 관여하지 않으므로 표준 특허를 보

유한 기업과 표준 특허를 사용하기 위한 기업간에 교섭

으로 표준 특허에 관한 권리의 이전 또는 사용권 등이

설정되어양자간의권리관계가조정된다.

그러나, 표준으로 선정된 표준 특허를 보유한 특허권

자가표준특허를이용하고자하는기업에대해표준특

허권자의 우월한 지위를 이용하여 과도한 로열티 요구,

과중한 실시허락 조건 강요, 특허침해소송 제기를 하여

FRAND(Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory)

조건을 위반하거나, 표준 설정에 참여한 기업이 자신이

보유한 특허가 표준에 포함되는 것을 알면서 자신이 그

특허권을 보유한 사실을 은폐하여 부당한 방법으로 표

준특허를획득한후상대기업에게부당한요구를하는

경우가발생할수있다.

상기한 바와 같은 표준 특허권자의 표준 특허의 부당

한행사는고액의로열티지불로인한제품가격의상승

으로 이어져 소비자에게 가격부담이 전가됨에 따라 소

비자의 제품 소비를 둔화시켜 생산과 판매라는 산업의

선순환 고리가 파괴되어 전반적인 산업발전을 저해한

다.

결국 표준 특허권자의 부당한 권리행사는 표준화 및

특허제도의 기본적인 목적을 훼손하는 행위가 되므로,

각국은 각국의 반독점법을 적용시켜 표준 특허 권리자

에게 권리가 지나치게 독점되는 것을 방지하려는 노력

을하고있다.

이러한 각국의 반독점법은 기본적으로 표준 특허권자

의 특허권이 일정 조건아래에서 특허권자에게 독점되는

것을 금지하여 기업간의 공정한 경쟁이 보장될 수 있도

록유도하는것을주요목적으로한다.

5. 결론

기업 경쟁력 및 국가 경쟁력을 확보하는 데 있어서 표

준 특허는 강력한 경쟁력을 확보할 수 있는 지식재산권

이므로, 표준화 환경에서 표준 특허를 확보하기 위하여

는 기술개발과정에서 합리적인 접근은 물론이고 표준화

과정에서의전략적인접근이필요하다고할수있다. 그

러나, 막대한자본과인력이투입되는표준특허의확보

와 더불어 표준 특허를 효과적으로 활용하기 위하여는

기업의 표준 특허에 대한 전략 수립 시 표준 특허 확보

뿐만아니라각각의표준특허에따라각국의반독점법

에효과적으로대응할수있는표준특허활용전략을개

별적으로수립하는것이필요하다고사료된다.

2 YOU ME NEWS

특허해설

특허청은 IP 스타기업으로육성할지역의유망중소기

업 151개社를선정했다고밝혔다.

‘IP 스타기업육성사업’은창의적인아이디어를권리

화하고 사업화하여 지역의 일자리 창출 및 경제 부흥에

기여할 지역 유망중소기업에 대하여 3년간 지식재산권

을종합지원하는사업이다.

현재 우리나라 중소기업은 전체 사업체의 99.9%, 종

사자의 86.8%를 차지함에도 불구하고 특허출원은

15.7%에 그치는 등 지재권 창출에 취약한 것으로 나타

났다.

*중소기업 출원비율 : (‘09) 19.5% → (‘10) 19.1% → (‘11)

17.6% → (‘12) 15.7%

특허청은 이처럼 지재권 창출 등 지재권 역량이 취약

한 중소기업을 지원하기 위하여‘07년부터‘지역 지식

재산 창출지원 사업’을 시작하였고‘10년부터 동 사업

내에 특허, 디자인, 브랜드를 종합지원하는‘IP 스타기

업육성사업’을추진하고있다.

‘12년도에 선정된 157개社에 대한 지원 성과를 보면

지식재산권출원은지원전과비교하여 12.6% 증가하였

고 매출액은 10.2% 증대되었으며 고용규모도 4.5% 늘

어나는등가시적인성과를창출하였다.

올해 선발된 151개社의 경우, 지자체 지원 사업과의

연계 강화를 위하여 지역유망·특화산업과 연계된 중소

기업중심으로선정하였다.

선정 기업에는전담컨설턴트를지정하고기업규모, 수

출비중, 보유 기술 및 지식재산권을 심층분석하여 3개

년 종합컨설팅계획을 수립하고 수요자 맞춤형으로 지원

할계획이다.

지원 내용으로는 IP 자산구축전략, IP 사업화전략, IP

리스크관리전략, 브랜드및디자인경영전략등전략컨

설팅보고서 제공 외에 선행기술조사, 국내·외 출원비

용 지원, 브랜드·디자인 개발, 맞춤형 특허맵(PM) 등

을제공한다.

특허청 관계자는“이 사업을 통해 지역이 좋은 일자리

를 창출하는 거점이 되고 경제 활성화에 기여하여 기업

과인재가남고싶어하는곳으로거듭나기를희망한다”

고밝혔다.

--- 2013년 4월 22일자 특허청보도자료에서인용

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특허청, IP 스타기업 151개社선정- 지역 유망중소기업을 IP 스타기업으로 육성하여 창조경제 선도

특허청은‘13년 3월 4일부터개인및중소기업이직접

출원하기 용이하도록 입체디자인 출원방식을 개선하였

다고밝혔다.

지금까지 입체디자인은 DWG, DWF, 3DS, IGES형

식으로만 출원이 가능하였으나, 가격이 저렴하고, 기능

이 간편하여 학생 등 개인들이 많이 사용하고 있는

3DM형식으로도 출원이 가능하도록 전산시스템을 개선

하게된것이다.

특허청이 최근 3년간의 입체디자인출원 추이를 분석

한 결과, 입체디자인출원제도 도입 첫해인‘10년 791건

에서, ‘11년 1,588건, ‘12년 2,345건으로 대폭 증가하

고있는것으로나타났다.

아울러, 동 제도 도입으로 2차원의 6면도를 작성하지

않고, 3차원도면만으로 출원이 가능해짐에 따라, 개인

및 중소기업은 경제적 부담 등으로 대리인 선임없이 직

접 출원하는 건수가 일반디자인보다 2배이상이 높은 것

입체디자인 출원, 내손으로 한다- 입체디자인(3D) 출원형식 확 로 출원 편리성 증 -

자영업이 주를 이루는 의류, 화장품 등의 도 소매업,

음식·숙박업, 학원 및 오락분야의 서비스표 출원이 지

난 2년간가파른증가추세를보이고있다.

특허청에서 지난 10년간(2003년~2012년)의 서비스

표출원통계를분석한결과, 서비스표의업종별평균출

원비율은 도·소매업이 22%, 요식, 숙박업이 20%, 그

리고 교육, 연예 오락업 분야가 16%를 차지해 총 서비

스표 출원의 58.9%를 차지하고 있고, 특히 6.3%의 경

제성장률을 기록한 2010년도에 비해 각각 3.6%(2011),

2%(2012)의 낮은 성장률을 보인 지난 2년간의 경우에

는 상기 업종에 출원된 서비스표 출원비율이 무려 66%

에이르는급격한증가세를보이고있다.

이러한갑작스러운증가는이들업종이비교적소규모

자본으로 뛰어들 수 있는 분야로서 경제성장의 둔화에

따른 직장이탈자 또는 직장 진입에 실패한 미취업자들

과 은퇴기에 접어든 베이비붐 세대들이 창업하기 쉬운

업종에 해당하고, 또한 사교육비 증가에 따른 입시학원

의증가, 컴퓨터게임및대중문화관련산업과상품유통

산업의발전에기인한것으로분석된다.

이에 반해 대규모 자본과 기술력 등이 필요한 금융업,

건설업, 상품가공업등은 2008년을정점으로출원이점

차 감소세로 돌아섰고, 정부의 인가, 전문적인 기술력

등이 필요하여 업종 진입이 어려운 방송 통신업, 디자

인, 소프트웨어, 연구개발업 분야 출원은 제자리걸음을

하고있다.

서비스표 출원율이 가장 낮은 분야는 법무 및 보안 서

비스업분야인데, 지난 10년평균출원율이 2.5%에불과

하다.

이러한 낮은 출원율은 아직 우리나라가 법무서비스의

공급이 수요를 충족시키지 못하는 현실과 보안에 대한

인식이 아직은 보편화되지 못하고 있다는 사실을 반영

하고 있으나, 법무서비스분야의 출원은 향후 법률시장

개방과 전문법조인의 증가 등에 힘입어 점차 증가할 것

으로예측된다.

한편, 서비스표 출원은 연평균 5만여 건으로 전체 상

표출원에서 차지하는 비중이 30%를 차지하는 것으로

나타났다. 이와 같은 서비스표 출원비율은 서비스업이

GDP에서 차지하는 비율이 연평균 58%인 점을 감안하

면 상표 출원에 비해 상당히 저조한 것으로, 이는 아직

서비스표의 필요성에 대한 업계의 인식이 전반적으로

부족하다는점을보여주고있다.

특허청 서비스표 심사과장은“경제를 읽는 여러 지표

가 있겠지만, 상표 출원동향 역시 의미 있는 지표가 될

수있으며, 업계의서비스표에대한인식제고를위한노

력이나 심사처리기간 단축 등을 통해 서비스표 출원이

활성화될 수 있는 여건을 적극적으로 조성해 나가겠다”

고말했다.


으로 나타났다. (3D 직접출원 55%, 일반디자인 직접출

원 25%)

한편, 특허청 정보기획국장은“이번 조치로 개인 및

중소기업의 디자인권 창출에 많은 기여를 할 것으로 기

대하며, 향후에도 지속적으로 고객의 환경에 맞춰 다양

한형식의디자인작성파일로도출원할수있도록기능

개선을확대해나갈계획”이라고밝혔다.


자 업은 상점∙식당이 세- 서비스표로 살펴본 경제 -

4 YOU ME NEWS


스마트폰사용자라면한번쯤내스마트폰에저장된영

화나 음악을 즉시 친구의 스마트폰으로 전송해 주고 싶

다는생각을해보았을것이다.

그러나 현재 스마트폰에서 근거리 통신을 위해 채택

하고 있는 기술이 블루투스인데 전송속도가 느리고 일

정 거리를 벗어나면 전송을 할 수 없기 때문에 적은 용

량의데이터전송시에만사용할뿐영화나음악같은대

용량데이터를전송시에는거의사용할수가없었다.

근거리 통신을 위한 또다른 기술인 와이파이(Wi-Fi)

는 블루투스의 단점을 보완한 기술로 전송속도와 거리

적인한계를다소극복하였으나, 무선 접속장치가설치

되어 있는 핫스팟 존 등 무선 근거리 통신망이 구축된

지역에서만 사용이 가능하므로 여전히 이용에 불편함이

있었다.

그런데, 이러한 단점을 극복한 새로운 기술인, 와이파

이다이렉트(Wi-Fi Direct)가 등장하여주목을받고있

다. 이 기술은 대용량 데이터를 짧은 시간 내에 전송(블

루투스의 12배) 할 수 있고, 100m(블루투스의 10배)까

지전송할수있게되었으므로, 이제는대용량데이터를

거침없이 전송할 수 있게 되어서 스마트폰의 새로운 세

계를맞이할수있게되었다.

특허청에 따르면, Wi-Fi Direct에 관한 특허출원은

Wi-Fi Direct 통신 규격이 발표된 2009년에 출원이

시작되어 2년간 증가하다가 2012년에는 다소 주춤하고

있다.

최근에 출원이 급증한 것은 Wi-Fi Direct가 통신 산

업분야에 미칠 파급 효과가 클 것이라는 기대를 반영한

것으로분석된다.

출원인별특허출원현황을살펴보면두가지의특징이

있다.

첫째, 출원인별로는 대기업 출원이 71%, 중소기업 출

원이 12%, 개인출원이 13%, 기타 출원이 4%로 나타났

다. 이러한비율은국내스마트폰단말기기를생산제조

하는 대기업을 중심으로 출원이 활발히 진행되고 있음

을보여준다.

둘째, 외국인 출원이 적다는 것이다. 이것을 구체적으

로 분석해 보면 관련기술인 Wi-Fi 출원에서도 내국인

출원에 비해 외국인 출원은 낮은 비율을 보여주고 있는

데, 이것은 두 기술이 모두 통신산업분야의 원천기술이

기 보다는 응용 기술이기 때문인 것으로 판단된다. 추

후, Wi-Fi Direct 관련 외국인 출원은 국내 시장을 관

망하면서 자국 출원을 기반으로 하는 우선권 주장 출원

이나 우리나라를 지정국으로 하는 국제출원의 형태로

차후국내에진입할것으로예상된다.

향후, Wi-Fi Direct의 최대 단점인 전력소모가 크다

는문제를어떻게해결하느냐에따라그활용영역이결

정될것이고, Wi-Fi 기술이휴대단말기기뿐만아니라

M2M을 근간으로 하는 홈네트워크, 가전, 자동차 산업

등다양한분야에활용되고있는점을감안한다면, 현재

는 스마트폰, 휴대 단말기기 등을 중심으로한 출원이지

만, 다양한산업분야에서활용되는Wi-Fi Direct에 관

한출원이계속증가할것으로전망된다.

--- 2013년 4월 3일자 특허청 보도자료에서인용

차세 WIFI 특허출원 국내 기업이 주도

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특허 해설지식재산권 관련 정보

1) 블루투스 : 휴대폰, 노트북, 이어폰 등의 무선단말기기간에 데이터를 송수신하는 근거리(10m) 무선 통신

2) 와이파이 : 무선 접속장치(AP)가 설치된 지역에서 일정 거리 내(100m 이내)에 있는 무선단말기기간에 데이터를 송수신하는

무선 통신

3) M2M : 사물지능통신이라 호칭되는 기술로써 연산능력을 갖춘 기기들이 무선망으로 연결되어 자신의 상태와

주변환경에 대한 데이터를 주고받는 기술.

특허청은제약업계지식재산권인식제고및특허중심

의 제약산업 발전방향을 모색하기 위하여 제약업계 최

초로 특허청과 제약기업, 한국제약협회가 참여하는 정

책협의체인「특허정책협의회」를 3월27일에 발족한다고

밝혔다.

최근 국내 제약기업들은 의약품 허가·특허 연계제도

도입, 약가인하 등, 경영적으로 어려운 환경변화를 겪고

있다. 특히 허가·특허 연계제도의 도입으로, 복제약의

시장진입 지연에 따른 국내 제약기업의 매출감소는 연

평균 약 440~920억 정도로 예상하고 있고, 다국적 제

약기업과 국내 제약기업 간의 특허분쟁도 크게 증가할

것으로 예상하고 있어 국내 제약기업의 경쟁력 강화를

위한특허권의확보가그어느때보다중요한시점이다.

그러나, 지난 10년(‘03~‘12)간 제약분야 국내출원에

서 내국인 출원이 차지하는 비율은 39.1%로 국내출원

전체에서 내국인이 차지하는 비율 76.6%에 비하여 낮

은수준이고, 또한국내등록건수상위 10개국내·외제

약기업의 보유 특허건수를 비교하여도 국내 제약기업의

등록건수는 1,204건으로 다국적 제약기업의 등록건수

3,036건의 39.6%에 불과하여, 2020년에 세계 7개 제

약강국으로 진입하기 위해서는 국내 제약기업의 지식재

산권인식제고와특허경쟁력강화가필요한때이다.

특허청은 지난 1년간 어려운 환경에 처한 국내 제약기

업을 지원하기 위하여, 의약품 허가-특허 연계제도 운

영 T/F팀(식약청운영)에참여하여의약품특허등재업

무, 관련 법규의 제·개정 및 의약품 특허관련 소송 지

원등에적극적인역할을수행하였고, 신약에대한국·

내외 특허분쟁자료를 분석·제공함으로써 국내 제약사

가불필요한특허분쟁에휘말리지않고, 특허 분쟁시적

절한 대응 전략을 수립하도록 지원하기 위한 방안을 지

속적으로 추진 중이며, 의약분야 심사실무가이드 전면

개정, 특허권 존속기간연장제도 정비 추진 및 지재권과

R&D연계 강화를 위한 지재권 중심의 기술획득전략사

업의 지속적 추진 등, 국내 제약기업의 특허 경쟁력 강

화를위한노력을계속해왔다.

또한, 지난해 11월 28일에는 제약업계의 현안을 논의

하고 국내 제약기업 지원방안을 모색하기 위하여 특허

청장과한국제약협회장, 37개 제약기업의 CEO 및 연구

소장 등 66명이 참여하는 간담회를 개최하여 제약기업

의어려운상황을함께인식하고이를극복하기위한대

책을 논의하였으며, 그 후속조치의 일환으로 특허청-제

약기업간 최초의 정책협의체인‘특허정책협의회’를 발

족하게되었다.

‘특허정책협의회’의 구성은 한미약품 이관순 사장을

위원장으로, 특허청 화학생명공학심사국장 및 유한양

행, 종근당, 한올바이오파마, 조아제약 등의 주요 제약

기업 임원 등 10여명으로 구성되고, 한국제약협회의 특

별위원회 형태로 운영된다. 또한, 이와 별도로‘실무협

의회’는 특허청 약품화학심사과장과 보령제약, 동아제

약, 녹십자, 일동제약, JW중외제약 등의 주요 제약기업

특허팀장등이참여하는특허실무위원회로구성된다.

‘특허정책협의회’는 특허관점에서의 제약분야 현안

논의를통한국내제약기업의특허경쟁력강화및특허

분쟁대응에 실질적인 도움을 줄 수 있는 특허청의 지원

정책 방향을 제시하는 역할을 수행하고, ‘실무협의회’

는 제시된 정책방향에 대한 실무자급 논의를 통하여 구

체적인 방안을 도출하는 역할을 수행하며, 특허청과 제

약협회 및 제약기업간 협력강화를 위한 정보공유방안도

논의할예정이다.

화학생명공학심사국장은“이번에 발족하는‘특허정책

협의회’는 제약업계의 현안을 특허청과 제약기업이 함

께 논의하여 특허청의 지원방안을 도출하는 최초의 특

허청-제약기업간 정책협의회인 만큼, 국내 제약기업의

특허중심의 경쟁력 강화에 실질적이고 구체적인 지원과

도움을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있고, 또한 특허청

은 허가·특허 연계제도에 따른 특허분쟁대비 지원방안

도 구체적으로 마련할 계획이며 제약기업의 IP-R&D

전략수립도적극적으로지원할계획이다.”라고밝혔다.

특허청과 제약기업이‘특허정책협의회’라는 이름으로

최초의 소통창구를 마련한 만큼, 긴밀한 상호협력과 진

6 YOU ME NEWS


특허청과 제약기업의 소통창구, 『특허정책협의회』발족- 제약업계 지식재산권 인식제고 및 특허 중심의 발전방향 모색

지한 현안논의를 통하여 어려운 환경에 처한 국내 제약

기업에게 도움을 줄 수 있는 정책방향을 수립함으로써,

2020년 세계 7개 제약강국으로 진입하는데 밑거름이

될수있기를기대한다.


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특허 해설지식재산권 관련 정보

특허청은 올해부터 ①한국에서 미국으로 특허출원한

건에 대해 개선된 PPH(특허심사하이웨이, Patent

Prosecution Highway)를 시행하고, ②한국에서 유럽

특허청에 특허출원한 건에 대해 심사서류제출 의무를

면제해주며, ③한·오스트리아 간에 PPH를 시행하는

등 우리 출원인(기업)이 미국과 유럽에서 보다 간편하고

신속하게특허등록을받을수있도록특허청간관련절

차를간소화하고심사업무공조를강화한다고밝혔다.

①한국→미국 특허출원 건에 대한 PPH 2.0 시행

미국 특허상표청(USPTO)은 한국에 대해 그동안

PPH를 시행하였으나, 출원인 편의를 위해 지난 1월 29

일부터 PPH 신청의 요건과 필요 서류를 대폭 간소화한

PPH 2.0으로전환하여시행하기시작했다.

한국 특허청과 USPTO는‘08년 1월부터 양국에 공통

으로 출원된 건에 대해 PPH* 루트를 이용할 경우 우선

심사를통해조기에특허등록여부를판단해주고있다.

*PPH : 양국에 공통으로 특허가 출원된 경우, 제1국에서 특허

가능하다는 판단을 하면 제2국에서 제1국의 심사결과를 활용하여

해당 출원을 다른 출원에 비해 신속하게 심사해주는 국가 간 심사

공조 프로그램으로 한국은 14개국과 PPH를 시행하고 있다. 기업

들은 해외특허의 조기취득절차로 활용하고 있다.

PPH 제도의 이점에도 불구하고, 그동안 미국에 출원

하는 우리 출원인 입장에서는 제출해야 하는 구비서류

가 많고 PPH 이용요건과 절차가 까다로와 이용에 불편

이많았다.

이런 불편해소를 위해 한미 특허청 간 합의로, 금년부

터 USPTO가 기존의 PPH 제도를 개선해서 한국 출원

인이 미국에 PPH절차를 이용해 우선심사 요청을 할 경

우, 이용절차를 완화하고, 의무제출서류를 감소시켜 주

는 개선된 버전의 프로그램인 PPH 2.0을 시행하게 되

었다.

이용요건완화내용은

- 기존에 한국에서 먼저 출원한 후 동일한 발명을 우

선권 주장을 통해 미국에 후출원한 경우에만 미국에서

의 PPH 신청대상이되었으나,

- PPH 2.0에 따르면 미국에서 먼저 출원하고 한국에

후출원 하는 경우라도, 한국 특허청이 미국 특허청보다

먼저 심사를 한 경우에는 미국의 PPH 서비스를 이용할

수있도록대상범위를넓혔다.

- 이는 출원 순서에 상관없이 먼저 심사를 한 특허청

의 심사결과를 상대국 특허청에서 최대한 활용할 수 있

도록하기위한것이다.

구비서류사항은

- 기존에는 한국 특허청이 특허가능성을 확인한 청구

항과 영어 번역문 및 번역문의 정확성에 관한 진술서와

이에 더하여 한국 특허청으로부터 받은 의견제출통지서

와 영어 번역문 및 번역문의 정확성에 관한 진술서, 청

구항 대응관계 설명표 등의 서류를 함께 제출하도록 했

지만, PPH 2.0은 이 중 의견제출통지서와 영어 번역문

및 청구항대응관계 설명표를 제외한 나머지 서류의 제

출의무를면제하였다.

PPH를 이용하여 조기에 미국 특허취득을 희망하는

우리 출원인(기업)에게는 번역료 부담이 경감되고, 서류

준비시간이 줄어드는 등 편의가 크게 향상될 것으로 예

상한다.

2012년한-미 FTA가발효되고미국선출원주의도입

등 미국 지재권 환경이 크게 변화하면서, 미국 내 우리

우리기업의 미국, 유럽지역 조기특허취득절차 간소화- 미국, 유럽 특허청과 특허심사업무 공조 강화

기업의 특허출원이 증가할 것으로 예상되는 가운데, 미

국 진출 우리 기업들이 개선된 PPH를 적극적으로 이용

한다면, 미국 특허획득전략에 도움이 될 것으로 전망된

다.

우리나라에서 미국으로 출원하는 특허건수는 2만7천

건(2011년 기준)으로 일본, 독일에 이어 3번째 다 출원

국가이다.

미국 특허청에 PPH 2.0을 신청하기 위한 자세한 절

차와 요건은 아래 미국 특허청 웹사이트*를 통해 확인

할수있다.

*http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/

pph_kipo.jsp

②한·유럽 심사공조 강화 : 한국→유럽 특허출원 시 서

류제출 의무 일부면제 및 공동선행기술조사 실시

유럽 특허청(European Patent Office: EPO)은 한

국에 대해 4월 1일부터 유럽특허조약 규칙 제141조 2항

(EPC R141(2))을 적용하기로하였다.

현재는출원인이우리나라출원을기초로유럽특허청

에우선권주장특허출원을할때, 한국 특허청의심사결

과 사본*을 서면으로 제출해야 하나(EPC R141(1)), 다

음 달부터 우리 출원인은 동규칙 제141조 2항의 적용을

받아서류제출의무를면제받는다.

*심사결과 사본 : a copy of the search results

이와 같은 조치는 우리나라 출원인의 서류 제출의무

부담을 해소하기 위해 한국 특허청이 유럽 특허청에 요

청하여 이루어진 것으로, 작년 독일 뮌헨에서 개최된

한·유럽 특허청장 회담(‘12.12.3)의 합의에 따른 후속

조치로이행된것이다.

그동안 중소기업 등 우리 출원인은 유럽 특허청에 출

원 시 한국 특허청으로부터 심사결과 사본을 받아 유럽

특허청에 제출해야 하는 번거로움을 겪었으나, 이러한

절차가 한국과 유럽 특허청 간 직접적인 온라인 서류교

환으로 대체되므로 그만큼 시간적, 비용적인 면에서 우

리출원인의편의가커지게되었다.

한편올해부터우리청과유럽특허청은양청에공통으

로 출원된 특허에 대해 공동선행기술조사를 실시할 예

정이다.

양국에공통으로출원된특허출원및해당기술분야를

선정하고, 선정된 출원에 대해 개별적으로 심사를 한

후, 그 결과를상호비교·검토하는단계로이루어질예

정이다.

한국 특허청은 미국, 일본, 중국을 포함한 9개 주요교

역국 특허청과 공동선행기술조사를 추진해 왔으며, 올

해는유럽특허청과처음으로추진할예정이다.

유럽 특허청과 공동선행기술조사 사업을 추진하게 된

것은양국간특허출원의증가와양청간협력이활발해

지고있는추세를반영하여, 궁극적으로특허청간의심

사품질에 대한 상호신뢰를 구축하고 향후 심사결과를

상호인정하기위한기반을조성하기위한것이다.

한국에서 유럽 특허청에 출원한 것은 5천 7백 건(2012

년기준)으로 6번째다출원국가이다.

③한국→오스트리아 PPH 및 PCT-PPH 시행

우리특허청은오스트리아특허청과 3월 1일자로 PPH

및PCT-PPH를시행하였다.

이번 조치로, 오스트리아에서빨리특허받기를희망하

는 우리 출원인은 한국에 먼저 출원하여 특허 가능성을

확인받은 후 오스트리아 특허청에 PPH 신청을 함으로

써 보다 신속하게 오스트리아에서 특허등록을 받을 수

있게되었다.

또한, 오스트리아 특허청은 우리 특허청이 발행한 긍

정적인 PCT 국제조사보고서 결과를 근거로 한 PPH 신

청을 인정하기로 함에 따라 PCT 국제출원절차를 통해

오스트리아에서도 조속히 등록받기를 희망하는 우리 기

업에많은도움을줄전망이다.

특허청장은“이번 일련의 해외특허 절차 개선으로 미

국, 유럽 등으로출원하는우리기업의조기특허취득에

도움이되고글로벌지재권경쟁력이한층강화될것”이

라고전망하였다.


8 YOU ME NEWS


우리가 상품을 구입할 때, 상품의 상표가 지리적 명칭

을 포함하고 있다면 이것에 특별한 의미가 있는 것일

까? 음식, 패션 아이템, 전자제품, 의류 등 많은 제품의

브랜드나상표가흔히우리가들어서알수있는지리적

혹은지형적이름을포함하고있다.

예를 들어 우리나라의 경우, PARIS BAGUETTE와

같은 제과 브랜드가 있으며, 미국에는 CALIFORNIA

PIZZA KITCHEN과 같은 요식업 브랜드가 있다. 이러

한 브랜드, 이름은 지정상품의 관련성에 따라 지리적으

로 설명적이거나 지리적으로 기만성 허위 설명적의 이

유로 상표 등록이 거절될 수 있다. 최근 미국 상소법원

은 In re Miracle Tuesday LLC 에서이와같은이유로상

표등록을 거절하였다. 본 판례는 상품이 지리적 명칭을

포함하고있을경우, 지리적명칭과상품과의관련성외

에 다른 어떤 요소들이 적용되는지에 대해 분석하고 설

명하였다.

In re Miracle Tuesday LLC에

서 미국 항소연방법원은 미국

TTAB (Trademark Trial

Appeal Board) 의 마크“JPK

PARIS 75”그리고디자인등록

거절 결정을 확인하였다. JPK

는 Jean-Pierre Klifa의 모노

그램으로 Miracle Tuesday 회

사의 패션 액세서리 매니저이자

디자이너이다. Klifa는 프랑스에서 태어나 22년동안 프

랑스에서 거주하였고 현재 그는 미국 Miami주에 살고

있다. 심사관은본마크의등록을지리적으로기만성허

위설명적이란이유로거절하였다.

TTAB는 심사관의 거절결정을 확인하였고 Miracle

Tuesday는 이에 미국 연방 법원에 항소하였다.

Miracle Tuesday는 자신들의 디자이너인 Klifa가 22

년 동안프랑스파리에거주하며패션액세서리관련일

을 해 왔기 때문에 파리와 밀접한 관련성이 있으므로,

지정상품이 파리에서 만들어졌거나 유래되었다고 간주

되며 심사위원회의 결정은 잘못 되었다고 주장하였다.

미국연방항소법원은 다음과 같은 상표법의 중요 요소들

을 적용하여 TTAB의 결정을 검토하고, TTAB의 결정

을확인하였다.

미국 상표법 상, 상표가 지정상품과 관련하여 지리적

으로기만성허위설명적일경우, 그 상표의등록을금지

한다. 지리적 기만성, 허위 설명적 상표는 다음의 3가지

요소를적용하여정의된다.

1. 상표 명칭의 주된, 중요한 부분이 잘 알려지거나 유

명한지리적명칭인경우

2. 상품이실질적으로 포함되어 있는지리적명칭에서

만들어지거나 유래되지 않더라도, 소비자가 상품이 포

함하고 있는 지리적 명칭에서 만들어졌거나 유래되었다

고믿을경우

3. 이러한 지리적 기만성, 허위 설명이 소비자들의 상

품구매결정에크게작용되는경우

또한, 법원은위의두번째요소를판단하기위해아래

두가지질문이연관되어있다고하였다.

1) 지정상품과지역/지리적명칭과의관련성그리고,

2) 지정상품이 실질적으로 포함하고 있는 지리, 지역

에서만들어지거나유래되었는지?

법원은 본 상표가 포함하고 있는 지역인 파리는 패션

액세서리의 근원지로 잘 알려져 있다고 하였고, 출원인

은 법원의 결정에 반박하지 않았다. 따라서, 법원은

Lanham Act에 근거하여 두 번째 그리고 세 번째 요소

에집중하여본건을판결하였다. 지정상품과지리적명

칭과의관계성을증명할때, 판례법에의해소비자가상

표가 포함하고 있는 지역이 상품이 만들어지거나 생산

되는 근원지로 알려져 있어 지정상품 관련하여 그 지역

이연상될경우, 지정상품과그지역과의관련성이성립

된다.

YOU ME NEWS 9

특허 해설해외 단신

상표에 포함하고 있는 지리적 명칭과

지정상품의 관련성유미특허법인 미국변호사 권현아

본 상표가 포함하는 파리는 패션 그리고 패션 아이템

으로 유명한 곳으로 이것에 관련된 상품을 구매하는 소

비자들은 파리가 패션 아이템으로 알려진 곳으로 생각

할 것이라는 사실은 인정된 바이다. 따라서, 두 번째 요

소의첫번째연관질문은성립되었다.

두 번째 요소의 두 번째 연관 질문은 상품이 실질적으

로 상표가 포함하고 있는 지역에서 만들어 졌는지에 대

한 것이다. 만약, 상품이 표기된 지역에서 생산되고 만

들어졌다면 상품이 그 지역에서 유래되었다고 인정된

다. 하지만, 상품이 그 지역에서 실제로 생산되지 않았

어도 상품의 디자인 작업이 그 지역에서 이루어졌거나,

상품의 주요 성분이나 재료가 그 지역에서 유래되었거

나, 출원인의 지사나 연구, 개발부서가 그 지역에 위치

하고 있다면 이러한 정황적 근거로 상품이 그 지역에서

생산되어 유래되었다고 간주할수있다. 따라서, 상품이

실제로 포함하고 있는 지역에서 생산되거나 만들어졌다

고 정황적으로 간주될 경우, 두 번째 요소는 적용되지

않으며 상표가 지리적으로 설명적이거나 지리적으로 허

위설명적이라는거절이유는성립될수없게된다.

출원인은 두 번째 요소를 반박하기 위해 본 상품의 디

자이너가 22년 동안 파리에서 거주하며 패션 아이템 관

련 일을 해왔다는 점으로 지정상품과 파리의 실질적 연

관성을 주장하였다. TTAB는 현재 디자이너는 미국

Miami주에 거주하고 있고, 지정상품인 패션 아이템들

은 아시아 지역에서 디자인되어 만들어지고 있으므로

디자이너인 Klifa가 프랑스 파리에서 22년 넘게 거주하

면서 일을 했다는 사실로는 지정상품이 파리에서 만들

어지거나 유래한다고 간주하기에는 충분하지 않다고 하

였다.

법원은 두 번째 연관 질문은 디자이너와 파리가 아닌

지정상품과 파리의 관련성을 근거로 하기 때문에 출원

인이 제시한 증거는 정황적 근거로도 증명되기 어렵다

고 판단하였다. 따라서, 법원은 지정상품이 파리에서

만들어지거나 유래되지 않고 소비자들은 위에 설명된

바와 같이 파리가 지정상품에 포함하고 있는 패션 아이

템으로 유명하므로 파리에서 만들어져 판매되고 있다

고 믿고 구매할 가능성이 높다고 보고 본 상표에 포함

하고 있는 파리는 지리적으로 허위 설명적이라고 재확

인하였다.

비슷한 판례로 위에서 거론 된 한국 제빵회사인

“PARIS BAQUETTE”또한 같은 이유로 미국에서 상

표등록이거절되었다. PARIS BAQUETTE는 제품명에

PARIS라는 지리적 명칭이 포함되어 있고, 이 지역은

소비자들에게 일반적으로 잘 알려진 곳이다. 출원인은

“PARIS”는 지정상품을 설명하지 않고 그 지역에 대한

느낌만 소비자들에게 환기시켜주기 위한 목적에서 사용

된 것이며 회사에서 판매하는 상품들은 파리에서 직접

만들어지거나 유래되지 않기 때문에 본 상표는 지리적

으로기만성허위설명적이지않다고주장하였다.

하지만, 미국 TTAB는 소비자들에게 파리는 지정상품

인바게트의근원지로매우잘알려져있는곳이므로상

품이 파리에서 만들어지거나 유래되지 않았어도 소비자

들은 지정상품이 파리에서 만들어져 판매되고 있다고

믿을 가능성이 높다고 판단하였다. 실질적으로 많은 인

터넷 여행 가이드 웹사이트에서는 파리는 빵, 베이커리

로유명한도시라고설명하고있다. 이러한자료는지정

상품과지리적명칭인파리의관계성을증명하였다.

출원인은미국소비자들이빵이구어지고이것의신선

함을 유지하기 위해서라도 미국과 지리적으로 먼 파리

에서 만들어 판매된다고 믿지 않을 것이라고 주장하였

고, TTAB는 제공된 웹사이트를 살펴보면 실제 파리의

유명한 제과점에서 신선하게 만들어진 빵들이 미국으로

발송되어 판매되고 있으므로 출원인의 주장은 근거 없

다고하였다. 따라서, 이러한 지리적허위설명 요소들은

소비자들이 상품을 구매할 때 실질적 요인으로 작용하

여소비자들이본상품이제과, 제빵으로유명한파리에

서 만들어졌다고 믿고 구매할 가능성이 높다고 판단하

여 TTAB의결정을재확인하였다.

위의 판례들은 상표에 지리적 명칭을 포함하는 것은

중대한 비즈니스이며 지리적 명칭과 지정상품과의 중요

성에대해인식시켜주는계기가되었다. 출원인들은이

와 같은 지리적 명칭과 지정상품의 관련성이 실질적 혹

은 정황적 근거로 증명되지 않는다면, 지정상품과 지리

적 명칭과의 관련성이 성립되어 상표의 등록이 거절될

수있다는점에유의해야할것이다.

10 YOU ME NEWS

해외 단신

YOU ME 특허법인이원일변리사가특허비즈니스에

관한 모든 것을 종합적, 입체적으로 다룬 책 <특허 부자

들>을 저술하여 발간하였다. 이 책은 새로운 비즈니스

트렌드로서 특허를 다루는 최초의 시도이다. 세계적인

큰 흐름으로서 특허 비즈니스가 무엇이고 어떻게 활용

할수있는지, 특허 부자들은누구이고어떻게성공했는

지, 돈 되는 특허는 무엇이고 어떻게 확보할 수 있는지

등특허비즈니스의모든것을담고있다.

이 책은 일반인들도 쉽게 접근할 수 있도록 변화된 특

허 비즈니스 환경과 가능성을 제시한다는 점에서 큰 의

미가있다.

<특허부자들>은총 5장으로구성되어있다.

제1부에서는오픈이노베이션환경에서특허가새로운

비즈니스 트렌드가 될 수밖에 없는 이유와 구체적으로

어떻게 비즈니스의 흐름을 바꾸고 있는지에 대해 살펴

보았다. 삼성전자와 애플의 특허소송을 비롯해 역사적

인 주요 특허소송들을 통해 특허와 특허소송의 본질에

대해서도설명하였다.

제2부에서는 특허 거래의 최전선에 선 NPE들에 대

해 살펴보았다. NPE는 다양한 특허 비즈니스 모델을

개발하면서 미국에서 전 세계로 퍼져나가고 있는 양상

이다. 최근에는 국내 토종 NPE도 성공신화를 만들어

내 우리나라 특허 경쟁력을 한층 높이고 있다. 국내 제

조기업과 특허를 보유한 발명가와 기업은 물론, 거래를

중개하는 특허 전문가와 일반 투자자들의 관심을 요하

는부분이다.

3부에서는 실제 특허부자들이 누구인지 만나본다. 특

허 부자들의 성공사례를 유형별로 분류했다. 원천특허

와 표준특허로 수백억의 로열티를 벌어들이는 혁신기업

의 사례를 포함해 특허를 마케팅과 광고에 활용해 직간

접 수익을 올린 사례, 특허 연대로 시장을 독점한 사례,

정부의 특허정책을 활용하여 사업에 성공한 사례, 소멸

한특허를이용해신약을개발한사례, 직무발명으로 특

허부자가된회사원과연구원, 생활 발명으로슈퍼리치

반열에오른사람들에이르기까지특허로돈을벌수있

는다양한방법을소개한다.

마지막으로 4부, 5부는 특허로 부자가 되기 위해 알아

두어야 하는 기본 정보를 정리했다. 특히, 돈 되는 특허

가갖추어야할것들은무엇이고, 특허로등록되기위해

알아야 할 요건은 무엇인지에 대해 정리해두었다. 흔히

사람들은특허를등록하기만하면돈이되는줄알고있

다. 하지만각고의노력과많은비용을투입하여특허기

술을 개발하고 특허로 등록하더라도 돈이 되지 않는 경

우가허다하다. 이러한우를범하지않고실질적인수익

을 올릴 수 있는 강력한 특허를 갖기 위해 반드시 알아

야할실질적인조건들을정리하여이해를도왔다.

이원일 변리사, 특허 비즈니스에 관한 모든 것을최초로 다룬“특허 부자들”책 발간

YOU ME NEWS 11

특허 해설YOU ME 변리사 동정

박소연 변리사가 2013년 1월 1일, 조소윤 변리사가 2월 1일, 하수경, 이호석, 김연희 변리사가 4월부터 유미특허법

인에합류하여업무를시작하였습니다.

•박소연 변리사 프로필

학력: 숙명여자 대학교 법학과 (2006)

경력: 변리사 시험 합격 (2010)

•조소윤 변리사 프로필

학력: 오클랜드대학교 생물의학과 (2008)


•하수경 변리사 프로필

학력: 고려대학교 전파공학과 (1998)

고려대학교 대학원 전파공학 석사 (2000)

경력: LG전자㈜ CDMA단말연구소 (2000~2003)

변리사 시험 합격 (2009)

•이호석 변리사 프로필

학력: 경희대학교 이과대학 화학과 (2008)

포항공과대학교 대학원 환경공학부 이수 (2009)


•김연희 변리사 프로필

학력: 고려대학교 유전공학과 (1997)

고려대학교 생명공학원 생명공학과 (1999)

경력: 변리사시험 합격 (2003)

넥스젠 중앙연구소 (1999)

12 YOU ME NEWS

YOU ME 변리사 동정

박소연, 조소윤, 하수경, 이호석, 김연희 변리사 입사

YOU ME 소식

YOU ME 특허법인은 세계적인 지적재산권 전문지인

MIP(Mana-ging Intellectual Property)가 4월 19일 영국

에서 개최한‘글로벌 어워즈 2013’시상식에서“올해의

대한민국 지적재산권(특허,상표,의장,실용신안) 출원 사무

소 상(South Korea Prosecution IP Firm of the Year

Award for 2013 by Managing Intellectual Property

(MIP))”을 수상했다. YOU ME 특허법인의 대표로 김헌준

미국변호사가수여식에참가하였다.

*MIP는 Euromoney Legal Media Group에서 발행하는 국제적

으로 권위 있는 지적재산권 전문 잡지로서, 5개월 이상 동안 75여 개

지역의 지적재산권 시장을 조사하여 매해 지역별‘Patent Firms of

the Year’를 선정하여 발표하고 있다.

YOU ME 특허법인, “올해의 한민국 지적재산권

(특허,상표,의장,실용신안) 출원 사무소 상”수상

YOU ME NEWS 13

이달의 판례

대법원 2012.12.27. 선고 2011다67705,67712 판결【특허권공유확인등·특허등록명의이전】

유미특허법인 변리사 정영식

대법원은 2011다67705, 67712 특허권공유확인등·특허등록명의이전 사건(2012.12.27 선고)에서 특허

법 제33조 제1항‘발명을 한 자’의 의미 및 화학발명의 경우 발명자인지를 결정하는 기준과 특허를 받을

수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로도 할 수 있는지 여부(적극) 및 그러한 계약에 따라 공

동출원한경우출원인이발명자가아니라도등록된특허권의공유지분을가지는지여부(적극)에 대해판시

하였다.

[사안의 개요]

원고(상고인)는 피고(피상고인)들을 상대로 특허권(특

허등록번호 제0456831호)의 공유자 지위 확인청구 및

위 특허권의 단독실시권 확인청구를 하였다. 원심(서울

고등법원 2011.6.30. 선고 2010나62415,62422 판결)

은 원고는단독또는공동발명자에해당한다고할수없

으며, 이 사건성과물에관한공유계약은이사회승인을

얻지 못한 이사와 회사 사이의 거래에 해당하여 무효라

고보아원고의본소청구는모두이유없어기각하였다.

이에원고는원심판결에불복하여 1) 발명자지위, 2) 이

사건 공유계약의 효력, 3) 특허 출원 당시 특허를 받을

수있는권리의이전합의가있었다는점과관련하여상

고하였다.

[참조 조문]

특허법제2조제1호, 제33조제1항, 제37조제1항

제2조 제1호: “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기

술적사상의창작으로서고도한것을말한다.

제33조제1항: 발명을한자또는그승계인은이법에

서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가

진다. 다만, 특허청직원 및특허심판원직원은 상속또는

유증의경우를제외하고는재직중특허를받을수없다.

제37조 제1항: 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수

있다.

[대법원의 판단]

이사건에대한대법원의판결요지는다음과같다.

[1] 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그

승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을

수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2

조 제1호는‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상

의 창작으로서 고도한 것을 말한다’고 규정하고 있으므

로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는‘발명을 한

자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따

라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하

기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이

디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고

연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또

는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위

탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적

과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·

부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구

체화하거나, 발명의목적및효과를달성하기위한구체

적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를

통하여발명을가능하게한경우등과같이기술적사상

의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우

에는당해발명내용과기술수준에따라차이가있을수

는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족

하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발

명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경

우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하

는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지

여부를결정해야한다.

[2] 특허를받을수있는권리는발명의완성과동시에

발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로

양도성을가지므로계약또는상속등을통하여전부또

는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항),

그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론

14 YOU ME NEWS

이달의 판례

묵시적으로도이루어질수있고, 그러한계약에따라특

허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니

라도등록된특허권의공유지분을가진다.

[3] 특허발명의 발명자인 갑에게서 특허받을 수 있는

권리를 승계한 을 회사가 병을 출원인에 포함시켰는데,

병이 을 회사 등을 상대로 특허권의 공유자임의 확인을

구한사안에서, 특허 출원에이르기까지병의역할과기

여도및병과갑회사등의관계, 특허출원의경위등을

고려하면 을 회사가 출원인에 병을 포함시킴으로써 병

에게특허받을수있는권리의일부지분을양도하여장

차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출

원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 있다는 이유로, 이에

관하여심리를하지아니한채병의청구를기각한원심

판결에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리

오해의위법이있다.

[본 판결의 의의]

본판결은공동발명자가되기위해서는발명의완성을

위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하는

대법원 입장(대법원 2001. 11. 27 선고 99후468 판결)

과 같으며, 화학발명에서 발명자인지 여부는 실제 실험

을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로

기여하였는지의 관점에서 결정해야 함(대법원 2011. 7.

28. 선고 2009다75178 판결)을 다시 한번 확인한 것에

의의가있다.

구체적으로 본 판결에서는 개발약정에 따른 연구감시

자(Study Monitor) 및 책임자로서 연구개발 과정 전반

을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적인 실험

의 진행방향에 관한 제안 등을 하기도 하였으나, 그 역

할이나 행위가 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나

그 실험연구를 보조하는 정도에 지나지 않은 경우에는

발명자에해당되지않음을판시하였다.

따라서, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의

경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있

을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히

부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된

발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은

경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성

하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인

지여부를결정해야한다.

또한, 발명을한자는자신의발명에대하여특허를받

을 수 있는 권리를 갖는데 학설의 다툼은 있으나, 기본

적으로 이러한 권리는 양도가능한 재산권으로서 보는

것은 부인하지 않고 있다. 본 판결에서도 특허를 받을

수 있는 권리는 양도가능한 재산권의 성격을 가짐을 전

제로, 합의에 의해서 양도의 효과가 발생함을 확인하고

있으며, 합의의 방식은 명시적으로는 물론 묵시적으로

도이루어질수있음을제시하고있다.

YOU ME NEWS 15

특허 해설이달의 판례

대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체판결【손해배상및상표침해금지】

유미특허법인 변리사 장인선

등록상표또는등록서비스표에대한등록무효심결이확정되기전이라도상표등록등이무효심판에의하여

무효로될것임이명백한경우, 상표권등에기초한침해금지또는손해배상등의청구가권리남용에해당하

는지여부(적극) 및 이때상표권또는서비스표권침해소송을담당하는법원이상표등록의무효여부에대하

여심리·판단할수있는지여부(적극)

1. 사안의 개요

원고 주식회사 ○○○○은 피고 주식회사 ○○○○을

상대로 자신의 및 등에 기하여 2006

년부터 2007년에 이르기까지의 손해배상 및 상표권 침

해금지 청구하였다. 이에 피고는 원고의 등록상표는 지

정상품의 성질을 표시하는 것으로 상표법 제6조 제1항

제3호에 해당하며, 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있

는 무효인 상표이므로, 원고 주식회사 ○○○○의 권리

주장은 권리남용에 해당하고 피고의 상표 사용은 상표

권침해에해당하지않는다고항변한사건이다.

2. 대법원의 판단

대법원은“상표법은등록상표가일정한사유에해당하

는 경우에 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를

거쳐 그 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므

로, 상표는일단등록된이상비록등록무효사유가 있다

고하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심

결이 확정되지 않는 한 대세적(대세적)으로 무효로 되는

것은아니다.

그런데상표등록에관한상표법의제반규정을만족하

지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여

상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표

법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 그

상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에

관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행

사할 수 있도록 하는 것은 그 상표의 사용과 관련된 공

공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호

함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산

업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고

자하는상표법의목적에도배치되는것이다. 또한 상표

권도사적재산권의하나인이상그실질적가치에부응

하여정의와공평의이념에맞게행사되어야할것인데,

상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호

받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되

어있음을기화로그상표를사용하는자를상대로침해

금지또는손해배상등을청구할수있도록용인하는것

은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하

는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실

질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다.

이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무

효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이

무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는

그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구

는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되

지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하

는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에

해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전

제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할

수있다고할것이며, 이러한법리는서비스표권의경우

에도마찬가지로적용된다.

이와 달리 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되

기 전에는 법원이 상표권침해소송 등에서 등록상표의

권리범위를 부정할 수는 없다는 취지로 판시한 대법원

1991. 4. 30.자 90마851 결정, 대법원 1995. 5. 9. 선

고 94도3052 판결 및 대법원 1995. 7. 28. 선고 95도

702 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를

변경하기로 한다.”고 하며, 원심인 고등법원의 판결을

16 YOU ME NEWS

이달의 판례

제호 등록번호 마 2606호 / 2013년 5월 15일 발행 제86호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 김원호 / 발행처: 유미특허법인 / 인쇄: 후디자인

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유지하였다.

3. 본 판결의 의의

본 판결은 기존의 상표권에 등록무효 사유가 있는 상

표라 할지라도, 별도의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할

수있게하는제도적절차가존재하며, 특허청의엄격한

심사를거쳐등록된행정행위의신뢰유지및법적안정

성을 유지할 필요로 인해 무효심판에 의해 무효심결이

확정되기 전까지는 유효한 권리로 보고 그 효력을 부정

할수없다는태도를변경한것이다.

기존 대법원 2007.1.25.선고 2005다67223판결, 대

법원 2007.2.22. 선고 2005다39099판결등에서“상표

권자가당해상표를출원·등록하게 된목적과경위, 상

표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비

추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업

무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는

상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서

와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초

래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에

위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인

정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의

외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남

용하는것으로서허용될수없고, 상표권의행사를제한

하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목

적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데

있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어

야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니

다.”라고 하며, 특정인의 출처로 인식되어 있는 선행상

표의 존재를 알고, 이와 동일 또는 매우 유사한 상표를

출원하여등록을받아권리를행사하는경우, 비록 유효

한 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에

관한 권리를 남용하는 것으로 허용할 수 없다는 태도를

더 일반적이고 넓은 범위로 권리남용 이론을 확장한 것

으로이해된다.

즉 본 판결에서는 특허사건에 있어서 본 판결과 같은

취지로 인정하여 왔던 대법원 2004.10.28. 선고 2000

다69194 “무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도

특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가

있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심

리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때

에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는

특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지

아니한다.”는 태도를 상표권에 대한 침해소송에서도 반

영한것이라고판단된다.

따라서, 분쟁 중인 양 당사자는 침해금지 청구 소송에

서 상표권에 대한 등록무효심판을 청구하지 않고 금지

청구소송에서상표권의무효여부를주장할수있게되

었고, 법원은이를심리판단할수있게되었다.

분쟁의 일회적 해결이라는 측면에서 보면, 양 당사자

에게도움이될수있는측면이있다고할수있으나, 대

법원이 말하는 상표등록이 무효로 될 것임이 명백한 경

우가 어떠한 경우를 말하는 것인지 명백한 기준을 제시

하지 못함으로 인하여 금지청구 소송에서 상대방이 전

혀 타당하지도 않은 등록무효를 주장할 경우 분쟁 해결

의 시점이 오히려 지연되는 결과가 될 수 있을 것이다.

또한, 상표권의 발생과 소멸의 권한은 행정청이, 이에

대한해석은법원이하도록되어있는체제내에서금지

청구 소송에서 법원이 권리의 소멸에 대해서까지 직접

적으로 판단하는 것은 법원의 월권 행위라고 판단된다.

특히, 특허청은 특허심판원과 같은 전문기관을 설치하

여전문성을높이고있는데, 지적재산권전문법원이설

치 운영되지도 않은 상태에서 일반 민사 법원이 상표권

의무효여부에대해서까지제한없이심리하도록한것

은전문성확보라는측면에도반한다고판단된다.

표준특허(Essential Patent)에대한고찰 · --- 2013년4월22일자특허청...

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Transcript of 표준특허(Essential Patent)에대한고찰 · --- 2013년4월22일자특허청...